La Corée du Sud applique le principe du premier déposant. En règle générale, le droit sur la marque appartient à celui qui la dépose le premier auprès du ministère de la Propriété intellectuelle de Corée (MOIP), et non à celui qui l'a utilisée le premier à l'étranger. Les marques étrangères qui gagnent en notoriété en Corée avant d'y être déposées — par la vente en ligne, des distributeurs ou les réseaux sociaux — sont régulièrement la cible de déposants locaux de mauvaise foi qui enregistrent la marque à leur propre nom.
Bonne nouvelle : le droit coréen offre plusieurs moyens d'action contre les dépôts de mauvaise foi, et le choix du moyen dépend du stade de la procédure atteint par la demande litigieuse. Quel que soit le moyen retenu, une question tranche généralement le litige : pouvez-vous prouver la mauvaise foi ?
L'essentiel : prouver la mauvaise foi
La mauvaise foi est un état d'esprit : elle n'existe que dans la tête du déposant, qui l'avoue rarement. Le MOIP et la Chambre de recours et des litiges en matière de propriété intellectuelle (Intellectual Property Trial and Appeal Board) la déduisent donc de l'ensemble des circonstances. Les éléments qui pèsent le plus sont les suivants :
- Le caractère distinctif de votre marque. Si votre marque est un terme inventé ou de fantaisie (ou une combinaison de mots inhabituelle) dépourvu de sens en coréen comme en anglais, il est très difficile pour quiconque de l'avoir choisi de manière indépendante. Le dépôt à l'identique d'un terme inventé constitue une preuve forte de copie. Un mot courant du dictionnaire constitue, à lui seul, une preuve beaucoup plus faible.
- La reprise de votre logo. Un déposant qui reprend non seulement votre dénomination, mais aussi votre logo, votre graphisme ou votre élément figuratif, l'a presque certainement copié : personne n'aboutit au même dessin par hasard.
- La notoriété de votre marque. Les preuves de votre renommée en Corée ou à l'étranger — chiffres de ventes, publicité, couverture médiatique, audience sur les réseaux sociaux, présence sur les places de marché en ligne coréennes, participation à des salons professionnels — montrent que le déposant connaissait vraisemblablement votre marque.
- Le degré de similitude des marques et des produits. Plus la marque copiée et les produits désignés sont proches des vôtres, plus la présomption est forte.
- Les relations entre les parties et le comportement du déposant. Une relation d'affaires antérieure (distributeur, agent, partenaire, salarié), des contacts avant le dépôt, une offre de vous revendre la marque ou une pratique consistant à déposer de nombreuses marques étrangères sont autant d'indices de mauvaise foi.
Aucun élément n'est à lui seul déterminant : les autorités les apprécient dans leur ensemble. Plus vous pouvez en documenter, plus votre dossier est solide ; commencez donc à réunir des preuves (captures d'écran datées, factures, articles de presse, correspondances) dès que vous découvrez le dépôt.
1. La demande litigieuse est encore en cours d'examen
Si vous découvrez la demande avant son examen, vous pouvez présenter des observations de tiers au MOIP en exposant les raisons pour lesquelles la marque ne devrait pas être enregistrée — par exemple, parce qu'elle copie votre marque notoire ou qu'elle a été déposée par votre ancien distributeur. Cette démarche, exempte de taxes officielles, est simple, et l'examinateur peut s'appuyer sur ces observations pour rejeter la demande.
2. La demande a été publiée
À l'issue de l'examen, le MOIP publie la demande aux fins d'opposition. Toute personne peut former une opposition dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication. L'opposition est généralement plus rapide et moins coûteuse qu'une action en nullité, et c'est le meilleur moment pour agir.
3. La marque est déjà enregistrée
Vous pouvez introduire une action en nullité devant la Chambre de recours et des litiges en matière de propriété intellectuelle. Les motifs couramment invoqués contre les déposants de mauvaise foi sont notamment :
- La mauvaise foi / le but déloyal — la marque reproduit une marque reconnue en Corée ou à l'étranger comme désignant une origine déterminée, et elle a été déposée dans un but déloyal (par exemple, pour bloquer votre entrée sur le marché coréen ou pour vous revendre la marque).
- Les dépôts fondés sur une relation — le déposant a eu connaissance de votre marque dans le cadre d'un contrat, d'une relation d'affaires ou d'un autre lien avec vous (distributeur, agent, licencié, partenaire ou salarié).
- Les dépôts effectués par un agent ou un représentant — votre agent ou représentant a déposé votre marque sans votre consentement.
Pour chacun de ces motifs, l'issue dépend des preuves de mauvaise foi décrites ci-dessus.
4. Le déposant n'exploite pas la marque
Si la marque enregistrée n'a pas été utilisée en Corée pendant 3 années consécutives ou plus, vous pouvez introduire une action en déchéance pour non-usage. La charge de la preuve de l'usage incombe au titulaire. C'est souvent la voie la plus pratique contre les déposants qui ne détiennent des marques que pour les revendre.
5. Dois-je tout de même déposer ma propre demande ?
En général, oui. Déposer votre propre demande au plus tôt protège votre position si la marque litigieuse est rejetée, fait l'objet d'une opposition, est annulée ou frappée de déchéance — et c'est de toute façon ce dont vous aurez besoin pour faire valoir votre marque en Corée. Votre demande peut être suspendue ou rejetée tant que la marque litigieuse subsiste ; la stratégie consiste donc généralement à déposer et à attaquer en parallèle.
Comment l'éviter
- Déposez en Corée avant votre lancement — avant de vendre en ligne à des clients coréens, de signer avec un distributeur coréen ou d'exposer dans des salons.
- Enregistrez les marques que vous utilisez réellement en Corée, y compris la version en Hangul (caractères coréens) de la marque si les consommateurs coréens la désignent par sa prononciation coréenne.
- Insérez des clauses relatives à la titularité des marques dans vos contrats de distribution et d'agence.
- Surveillez les nouveaux dépôts dans vos classes principales.
Besoin d'aide ?
Nous assistons régulièrement des titulaires de marques étrangers contre des déposants de mauvaise foi en Corée — des observations de tiers et oppositions jusqu'aux actions en nullité et en déchéance pour non-usage. Écrivez-nous à help@dusonlaw.com en indiquant votre marque, le numéro de demande ou d'enregistrement litigieux si vous en disposez, et un bref historique.
Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un avis juridique. Chaque cas dépend de ses circonstances propres.