D'après notre expérience du traitement d'un grand nombre de notifications d'objections en Corée, les motifs de refus les plus fréquents sont, dans l'ordre :
- Les libellés de produits et services peu clairs ou trop larges
- Les conflits avec des marques antérieures similaires
- Le défaut de caractère distinctif
Les deux premiers peuvent généralement être résolus en modifiant les produits, en obtenant un consentement ou en faisant disparaître la marque antérieure. Les refus pour défaut de caractère distinctif sont différents : ils visent la marque elle-même et sont plus difficiles à surmonter.
La Corée tend à interpréter largement le défaut de caractère distinctif
D'après notre pratique, les examinateurs du MOIP ont tendance à adopter une conception large de ce qui est dépourvu de caractère distinctif. Des marques qui passent sans difficulté dans d'autres pays sont parfois refusées en Corée. Les cas typiques sont notamment :
- Les termes descriptifs — des mots qui décrivent la qualité, la fonction, les composants, la destination ou le lieu d'origine des produits, y compris des mots anglais que les consommateurs coréens sont censés comprendre.
- Les expressions laudatives ou usuelles — « premium », « best », « smart », « pro » et termes similaires, seuls ou dans des combinaisons simples.
- Les marques simples ou très courtes — une ou deux lettres, des formes simples ou des noms de famille courants.
- Les combinaisons de termes descriptifs — deux termes descriptifs associés sont souvent considérés comme restant descriptifs, même lorsque la combinaison est nouvelle.
- Les noms géographiques connus.
Pourquoi ces refus sont difficiles à surmonter
Le caractère distinctif relève d'une appréciation, et il n'est pas facile de faire changer d'avis un examinateur une fois qu'il a estimé qu'une marque en était dépourvue. Une réponse qui se borne à affirmer que « la marque est distinctive » a peu de chances d'aboutir. Pour avoir une réelle chance, il faut des éléments plus concrets.
Ce qui peut fonctionner
1. Les précédents. Des enregistrements coréens antérieurs de marques comparables pour des produits identiques ou similaires, ainsi que des décisions de la Chambre de recours et des litiges en matière de propriété intellectuelle ou des juridictions, peuvent convaincre un examinateur que le refus est incohérent avec la propre pratique du MOIP. C'est l'argument le plus efficace dans de nombreux cas — mais il suppose de trouver les bons précédents.
2. La preuve du caractère distinctif acquis par l'usage. Si la marque a fait l'objet d'un usage intensif en Corée — ventes, publicité, couverture médiatique, part de marché, reconnaissance par les consommateurs —, elle peut être enregistrable parce que les consommateurs la reconnaissent déjà comme votre marque. Les preuves doivent concerner la Corée et les produits visés dans la demande ; une renommée mondiale suffit rarement à elle seule.
3. La restriction des produits. Un terme descriptif pour certains produits peut être distinctif pour d'autres. Supprimer ou restreindre les produits pour lesquels la marque est descriptive permet parfois de sauver la demande pour le reste.
4. L'explication d'un sens ou d'une impression d'ensemble différents. Lorsque la marque a un sens ou produit une impression d'ensemble différents de la lecture descriptive retenue par l'examinateur, une explication bien étayée peut aboutir — en particulier pour les graphies inventées ou les combinaisons inhabituelles.
Nous avons obtenu gain de cause dans des réponses relatives au caractère distinctif lorsque de bons précédents existaient ou que nous pouvions produire des preuves solides — mais nous vous dirons franchement lorsque les chances sont faibles.
Avant de déposer : choisissez une marque distinctive
La meilleure façon de traiter un refus pour défaut de caractère distinctif est de l'éviter. Si possible, déposez votre marque avec un élément distinctif — un terme inventé, un logo ou une combinaison distinctive — plutôt qu'un terme descriptif seul. Si le mot seul est important pour vous, envisagez de déposer à la fois le mot et une version stylisée.
Notre accompagnement
Nous évaluons le risque lié au caractère distinctif avant le dépôt, recherchons des précédents utiles et préparons des réponses étayées par des preuves lorsqu'une notification d'objections est émise. Écrivez-nous à help@dusonlaw.com en indiquant votre marque et vos produits.
Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un avis juridique.