Corea del Sur sigue el principio de primer solicitante. Como regla general, el derecho sobre la marca corresponde a quien la presenta primero ante el Ministerio de Propiedad Intelectual de Corea (MOIP), no a quien la usó primero en otro país. Las marcas extranjeras que adquieren popularidad en Corea antes de solicitarse —a través de ventas en línea, distribuidores o redes sociales— son con frecuencia objeto de registros oportunistas por parte de "usurpadores de marcas" locales que las solicitan a su propio nombre.
La buena noticia es que la legislación coreana ofrece varias herramientas contra las solicitudes de mala fe, y la más adecuada depende de la fase en que se encuentre la solicitud del usurpador. Sea cual sea la vía elegida, hay una pregunta que suele decidir el caso: ¿puede usted probar la mala fe?
La clave: probar la mala fe
La mala fe es un estado mental: solo existe en la cabeza de quien presenta la solicitud, y los usurpadores rara vez la admiten. Por ello, el MOIP y el Tribunal de Juicios y Recursos de Propiedad Intelectual la deducen del conjunto de las circunstancias. Los factores de mayor peso son:
- El carácter distintivo de su marca. Si su marca es un término acuñado o de fantasía (o una combinación inusual de palabras) sin significado en coreano ni en inglés, resulta muy difícil que alguien la haya elegido de forma independiente. Una solicitud idéntica de un término acuñado constituye una prueba sólida de copia. Una palabra común de diccionario es, por sí sola, una prueba mucho más débil.
- Si se ha copiado su logotipo. Un usurpador que solicita no solo su denominación sino también su logotipo, estilización o elemento figurativo casi con toda seguridad lo ha copiado: nadie llega al mismo diseño por casualidad.
- La notoriedad de su marca. Las pruebas de su reputación en Corea o en el extranjero —ventas, publicidad, cobertura en medios, seguidores en redes sociales, presencia en plataformas de comercio electrónico coreanas, participación en ferias comerciales— demuestran que el solicitante probablemente conocía su marca.
- El grado de similitud entre las marcas y los productos. Cuanto más se parezcan a los suyos la marca copiada y los productos designados, más sólida será la inferencia.
- La relación con el solicitante y su conducta. Una relación comercial previa (distribuidor, agente, socio, empleado), el contacto antes de la solicitud, una oferta para venderle a usted la marca o un patrón de solicitudes de numerosas marcas extranjeras apuntan a la mala fe.
Ningún factor es determinante por sí solo; las autoridades los valoran en su conjunto. Cuantos más pueda documentar, más sólido será su caso, por lo que conviene empezar a reunir pruebas (capturas de pantalla fechadas, facturas, artículos de prensa, correspondencia) en cuanto descubra la solicitud.
1. La solicitud del usurpador sigue en fase de examen
Si detecta la solicitud antes de que se examine, puede presentar información (observaciones de terceros) ante el MOIP exponiendo por qué la marca no debe registrarse; por ejemplo, porque copia su marca notoria o porque la presentó su antiguo distribuidor. No conlleva tasas oficiales, es un trámite sencillo y el examinador puede basarse en ella para denegar la solicitud.
2. La solicitud ya se ha publicado
Tras el examen, el MOIP publica la solicitud a efectos de oposición. Cualquier persona puede presentar una oposición en el plazo de 2 meses desde la fecha de publicación. La oposición suele ser más rápida y económica que una acción de nulidad, y es el mejor momento para actuar.
3. La marca ya está registrada
Puede interponer una acción de nulidad ante el Tribunal de Juicios y Recursos de Propiedad Intelectual. Entre las causas que se invocan habitualmente contra los usurpadores figuran:
- Mala fe / finalidad desleal: la marca copia otra reconocida en Corea o en el extranjero como indicativa de un origen empresarial determinado, y se solicitó con una finalidad desleal (por ejemplo, para impedir su entrada en Corea o para venderle a usted la marca).
- Solicitudes basadas en una relación: el solicitante conoció su marca a través de un contrato, una operación comercial u otra relación con usted (distribuidor, agente, licenciatario, socio o empleado).
- Solicitudes de agentes o representantes: su agente o representante solicitó su marca sin su consentimiento.
En cada una de estas causas, el éxito depende de las pruebas de mala fe descritas más arriba.
4. El usurpador no usa la marca
Si la marca registrada no se ha usado en Corea durante 3 años consecutivos o más, puede interponer una acción de caducidad por falta de uso. La carga de probar el uso recae en el titular del registro. Suele ser la vía más práctica contra usurpadores que mantienen marcas únicamente para revenderlas.
5. ¿Debo presentar mi propia solicitud de todos modos?
Por lo general, sí. Presentar pronto su propia solicitud asegura su posición si la marca del usurpador es denegada, objeto de oposición, anulada o declarada caducada, y es lo que en última instancia necesitará para hacer valer su marca en Corea. Su solicitud puede quedar en suspenso o ser denegada mientras subsista la marca del usurpador, por lo que la estrategia habitual consiste en solicitar y atacar en paralelo.
Cómo prevenirlo
- Solicite la marca en Corea antes del lanzamiento: antes de vender en línea a clientes coreanos, firmar con un distribuidor coreano o exponer en ferias comerciales.
- Registre las marcas que realmente usa en Corea, incluida la versión en hangul (caracteres coreanos) si los consumidores coreanos van a referirse a ella por su pronunciación en coreano.
- Incluya cláusulas sobre la titularidad de la marca en los contratos de distribución y de agencia.
- Vigile las nuevas solicitudes en sus clases principales.
¿Necesita ayuda?
Representamos habitualmente a titulares de marcas extranjeros frente a usurpadores en Corea, desde observaciones de terceros y oposiciones hasta acciones de nulidad y de caducidad por falta de uso. Escriba a help@dusonlaw.com indicando su marca, el número de solicitud o de registro del usurpador si lo tiene y un breve resumen de los antecedentes.
Esta guía ofrece información general y no constituye asesoramiento jurídico. Cada caso depende de sus circunstancias.