La Corea del Sud adotta il principio del primo depositante (first-to-file). Di regola, il diritto al marchio spetta a chi deposita per primo presso il Ministero della Proprietà Intellettuale (MOIP), non a chi ha usato per primo il marchio altrove. I marchi stranieri che acquisiscono popolarità in Corea prima del deposito — tramite vendite online, distributori o social media — sono regolarmente presi di mira da "accaparratori di marchi" (trademark squatter) locali, che depositano il marchio a proprio nome.
La buona notizia: il diritto coreano offre diversi strumenti contro i depositi in malafede, e quale utilizzare dipende da quanto è avanzata la procedura della domanda dell'accaparratore. Qualunque sia lo strumento scelto, una questione decide di norma l'esito: è in grado di provare la malafede?
L'elemento decisivo: provare la malafede
La malafede è uno stato soggettivo — esiste solo nella mente del depositante, e gli accaparratori raramente la ammettono. Per questo il MOIP e il Tribunale per i ricorsi in materia di proprietà intellettuale (Intellectual Property Trial and Appeal Board) la desumono dal complesso delle circostanze. I fattori di maggior peso sono:
- Il grado di distintività del Suo marchio. Se il Suo marchio è un termine di fantasia o inventato (o un'insolita combinazione di parole) privo di significato in coreano o in inglese, è molto difficile che qualcuno lo abbia scelto in modo indipendente. Il deposito di un termine di fantasia identico costituisce una prova rilevante di copiatura. Una comune parola del vocabolario, di per sé, ha un valore probatorio molto più debole.
- La copiatura del Suo logo. Un accaparratore che deposita non solo il Suo nome ma anche il Suo logo, la grafia stilizzata o l'elemento figurativo lo ha quasi certamente copiato — nessuno giunge per coincidenza allo stesso design.
- La notorietà del Suo marchio. Le prove della reputazione in Corea o all'estero — vendite, pubblicità, copertura mediatica, seguito sui social media, presenza sui marketplace online coreani, partecipazione a fiere — dimostrano che il depositante con ogni probabilità conosceva il Suo marchio.
- Il grado di somiglianza tra marchi e prodotti. Quanto più il marchio copiato e i prodotti designati sono vicini ai Suoi, tanto più solida è la presunzione.
- Il rapporto tra le parti e la condotta del depositante. Un precedente rapporto commerciale (distributore, agente, partner, dipendente), contatti anteriori al deposito, un'offerta di rivenderLe il marchio o una prassi di deposito di numerosi marchi stranieri sono tutti indici di malafede.
Nessun fattore è di per sé decisivo; le autorità li valutano nel loro insieme. Quanti più elementi riuscirà a documentare, tanto più solida sarà la Sua posizione — è quindi opportuno iniziare a raccogliere prove (screenshot datati, fatture, articoli di stampa, corrispondenza) non appena viene a conoscenza del deposito.
1. La domanda dell'accaparratore è ancora in fase di esame
Se individua la domanda prima che sia esaminata, può presentare informazioni (osservazioni di terzi) al MOIP, illustrando i motivi per cui il marchio non dovrebbe essere registrato — ad esempio, che copia il Suo marchio noto o che è stato depositato dal Suo ex distributore. Si tratta di uno strumento semplice, esente da tasse ufficiali, su cui l'esaminatore può basarsi per respingere la domanda.
2. La domanda è stata pubblicata
Al termine dell'esame, il MOIP pubblica la domanda ai fini dell'opposizione. Chiunque può presentare opposizione entro 2 mesi dalla data di pubblicazione. L'opposizione è di norma più rapida e meno onerosa di un'azione di nullità e rappresenta il momento migliore per agire.
3. Il marchio è già registrato
È possibile promuovere un'azione di nullità dinanzi al Tribunale per i ricorsi in materia di proprietà intellettuale. I motivi comunemente invocati contro gli accaparratori comprendono:
- Malafede / finalità illecita — il marchio riproduce un marchio riconosciuto in Corea o all'estero come indicativo di una specifica origine ed è stato depositato per una finalità illecita (ad esempio, per impedirLe l'ingresso nel mercato coreano o per rivenderLe il marchio).
- Depositi fondati su un rapporto tra le parti — il depositante è venuto a conoscenza del Suo marchio in virtù di un contratto, di rapporti d'affari o di altro rapporto con Lei (distributore, agente, licenziatario, partner o dipendente).
- Depositi da parte dell'agente o del rappresentante — il Suo agente o rappresentante ha depositato il Suo marchio senza il Suo consenso.
Per ciascuno di questi motivi, l'esito dipende dalle prove della malafede sopra descritte.
4. L'accaparratore non usa il marchio
Se il marchio registrato non è stato usato in Corea per 3 anni consecutivi o più, è possibile promuovere un'azione di decadenza per non uso. L'onere di provare l'uso grava sul titolare della registrazione. Si tratta spesso della via più pratica contro gli accaparratori che detengono i marchi al solo scopo di rivenderli.
5. Conviene comunque depositare una propria domanda?
Di norma sì. Depositare tempestivamente una propria domanda Le assicura la posizione nel caso in cui il marchio dell'accaparratore venga respinto, sia oggetto di opposizione, dichiarato nullo o dichiarato decaduto — ed è in ogni caso ciò di cui avrà bisogno per far valere il Suo marchio in Corea. Finché il marchio dell'accaparratore resta in vigore, la Sua domanda può essere sospesa o respinta: la strategia consiste quindi, di norma, nel depositare e agire contro il marchio altrui in parallelo.
Come prevenirlo
- Depositi in Corea prima del lancio — prima di vendere online a clienti coreani, di stipulare un contratto con un distributore coreano o di esporre a fiere.
- Registri i marchi che usa effettivamente in Corea, compresa la versione in Hangul (caratteri coreani) del marchio, se i consumatori coreani lo chiameranno secondo la pronuncia coreana.
- Inserisca clausole sulla titolarità del marchio nei contratti di distribuzione e di agenzia.
- Sorvegli i nuovi depositi nelle classi di Suo interesse.
Serve assistenza?
Assistiamo regolarmente titolari stranieri di marchi contro gli accaparratori in Corea — dalle osservazioni di terzi e dalle opposizioni fino alle azioni di nullità e di decadenza per non uso. Scriva a help@dusonlaw.com indicando il Suo marchio, il numero della domanda o della registrazione dell'accaparratore, se disponibile, e una breve descrizione dei fatti.
La presente guida ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Ogni caso dipende dalle circostanze specifiche.