Jemand hat meine Marke in Korea zuerst angemeldet – was kann ich tun?

Südkorea folgt dem Anmeldeprinzip (First-to-File). Das Markenrecht steht grundsätzlich demjenigen zu, der die Marke zuerst beim Ministerium für geistiges Eigentum (MOIP) anmeldet – nicht demjenigen, der sie andernorts zuerst benutzt hat. Ausländische Marken, die in Korea schon vor ihrer Anmeldung bekannt werden – etwa durch Online-Verkäufe, Vertriebspartner oder soziale Medien –, geraten regelmäßig ins Visier lokaler „Markengrabber“, die die Marke auf ihren eigenen Namen anmelden.

Die gute Nachricht: Das koreanische Recht hält mehrere Instrumente gegen bösgläubige Anmeldungen bereit. Welches davon in Betracht kommt, hängt davon ab, wie weit die Anmeldung des Markengrabbers fortgeschritten ist. Unabhängig vom gewählten Instrument entscheidet meist eine Frage über den Ausgang: Können Sie die Bösgläubigkeit nachweisen?

Entscheidend: der Nachweis der Bösgläubigkeit

Bösgläubigkeit ist eine innere Tatsache – sie besteht allein im Kopf des Anmelders, und Markengrabber geben sie kaum je zu. Das MOIP und das Intellectual Property Trial and Appeal Board schließen daher aus der Gesamtheit der Umstände darauf. Das größte Gewicht haben folgende Faktoren:

Wie kennzeichnungskräftig Ihre Marke ist. Handelt es sich bei Ihrer Marke um ein Fantasiewort bzw. eine Wortneuschöpfung (oder eine ungewöhnliche Wortkombination) ohne Bedeutung im Koreanischen oder Englischen, ist es kaum denkbar, dass jemand sie unabhängig gewählt hat. Die identische Anmeldung eines Fantasiebegriffs ist ein starkes Indiz für eine Übernahme. Ein gewöhnliches Wort aus dem Wörterbuch ist für sich genommen ein deutlich schwächeres Indiz.
Ob Ihr Logo kopiert wurde. Meldet ein Markengrabber nicht nur Ihren Namen, sondern auch Ihr Logo, Ihre grafische Gestaltung oder Ihr Bildelement an, hat er es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kopiert – niemand gelangt zufällig zur selben Gestaltung.
Wie bekannt Ihre Marke ist. Belege für Ihre Bekanntheit in Korea oder im Ausland – Umsätze, Werbung, Medienberichte, Follower in sozialen Medien, Angebote auf koreanischen Online-Marktplätzen, Messeteilnahmen – zeigen, dass der Anmelder Ihre Marke wahrscheinlich kannte.
Wie ähnlich die Marken und die Waren sind. Je näher die übernommene Marke und die beanspruchten Waren an den Ihren liegen, desto stärker ist der Rückschluss.
Die Beziehung zum Anmelder und sein Verhalten. Eine frühere Geschäftsbeziehung (Vertriebshändler, Handelsvertreter, Partner, Mitarbeiter), Kontakte vor der Anmeldung, ein Angebot, Ihnen die Marke zu verkaufen, oder ein Muster der Anmeldung zahlreicher ausländischer Marken sprechen allesamt für Bösgläubigkeit.

Kein einzelner Faktor ist ausschlaggebend; die Behörden würdigen sie in ihrer Gesamtheit. Je mehr davon Sie belegen können, desto besser stehen Ihre Chancen – beginnen Sie daher mit der Beweissicherung (datierte Screenshots, Rechnungen, Presseartikel, Korrespondenz), sobald Sie die Anmeldung entdecken.

1. Die Anmeldung des Markengrabbers befindet sich noch in der Prüfung

Entdecken Sie die Anmeldung vor Abschluss der Prüfung, können Sie beim MOIP Informationen einreichen (Einwendungen Dritter) und darlegen, warum die Marke nicht eingetragen werden sollte – etwa weil sie Ihre bekannte Marke übernimmt oder von Ihrem früheren Vertriebshändler angemeldet wurde. Dies ist frei von Amtsgebühren, unkompliziert, und der Prüfer kann die Anmeldung gestützt darauf zurückweisen.

2. Die Anmeldung wurde veröffentlicht

Nach der Prüfung veröffentlicht das MOIP die Anmeldung zum Zweck des Widerspruchs. Jedermann kann innerhalb von 2 Monaten ab dem Veröffentlichungstag Widerspruch einlegen. Ein Widerspruch ist in der Regel schneller und günstiger als ein Nichtigkeitsverfahren und der beste Zeitpunkt zum Handeln.

3. Die Marke ist bereits eingetragen

Sie können beim Intellectual Property Trial and Appeal Board ein Nichtigkeitsverfahren einleiten. Gegen Markengrabber werden häufig folgende Nichtigkeitsgründe geltend gemacht:

Bösgläubigkeit / unlautere Absicht – die Marke übernimmt eine Marke, die in Korea oder im Ausland als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft bekannt ist, und wurde in unlauterer Absicht angemeldet (zum Beispiel, um Ihren Markteintritt in Korea zu blockieren oder Ihnen die Marke zu verkaufen).
Anmeldungen aufgrund einer Beziehung – der Anmelder hat durch einen Vertrag, eine Geschäftsbeziehung oder eine sonstige Verbindung zu Ihnen von Ihrer Marke erfahren (als Vertriebshändler, Handelsvertreter, Lizenznehmer, Partner oder Mitarbeiter).
Anmeldungen durch Agenten oder Vertreter – Ihr Agent oder Vertreter hat Ihre Marke ohne Ihre Zustimmung angemeldet.

Bei jedem dieser Gründe hängt der Erfolg von den oben beschriebenen Nachweisen der Bösgläubigkeit ab.

4. Der Markengrabber benutzt die Marke nicht

Wurde die eingetragene Marke 3 aufeinanderfolgende Jahre oder länger in Korea nicht benutzt, können Sie einen Antrag auf Löschung wegen Nichtbenutzung stellen. Die Beweislast für die Benutzung trägt der Markeninhaber. Gegen Markengrabber, die Marken nur zum Weiterverkauf halten, ist dies oft der praktikabelste Weg.

5. Sollte ich trotzdem eine eigene Anmeldung einreichen?

In der Regel ja. Eine frühzeitige eigene Anmeldung sichert Ihre Position für den Fall, dass die Marke des Markengrabbers zurückgewiesen, durch Widerspruch zu Fall gebracht, für nichtig erklärt oder gelöscht wird – und Sie benötigen sie letztlich ohnehin, um Ihre Marke in Korea durchzusetzen. Solange die Marke des Markengrabbers besteht, kann Ihre Anmeldung ausgesetzt oder zurückgewiesen werden; die Strategie besteht daher typischerweise darin, parallel anzumelden und anzugreifen.

So beugen Sie vor

Melden Sie Ihre Marke in Korea an, bevor Sie dort starten – bevor Sie online an koreanische Kunden verkaufen, einen koreanischen Vertriebshändler beauftragen oder auf Messen ausstellen.
Lassen Sie die Marken eintragen, die Sie in Korea tatsächlich benutzen, einschließlich der Hangul-Fassung (in koreanischer Schrift), wenn koreanische Verbraucher die Marke nach ihrer koreanischen Aussprache benennen werden.
Nehmen Sie Klauseln zur Markeninhaberschaft in Vertriebs- und Handelsvertreterverträge auf.
Überwachen Sie neue Anmeldungen in Ihren wichtigsten Klassen.

Benötigen Sie Unterstützung?

Wir vertreten regelmäßig ausländische Markeninhaber gegen Markengrabber in Korea – von Einwendungen Dritter und Widersprüchen bis hin zu Nichtigkeits- und Löschungsverfahren wegen Nichtbenutzung. Schreiben Sie an help@dusonlaw.com und nennen Sie Ihre Marke, gegebenenfalls die Anmelde- oder Registernummer des Markengrabbers sowie kurz den Hintergrund.

Dieser Ratgeber dient der allgemeinen Information und stellt keine Rechtsberatung dar. Jeder Fall hängt von den jeweiligen Umständen ab.