A Coreia do Sul adota o sistema atributivo (first-to-file). Em regra, o direito sobre a marca pertence a quem primeiro a deposita no Ministério da Propriedade Intelectual da Coreia (MOIP), e não a quem a utilizou primeiro em outro país. Marcas estrangeiras que se tornam populares na Coreia antes do depósito — por meio de vendas on-line, distribuidores ou redes sociais — são frequentemente alvo de "piratas de marcas" (trademark squatters) locais, que depositam a marca em nome próprio.
A boa notícia: a legislação coreana oferece diversos instrumentos contra depósitos de má-fé, e a escolha do instrumento depende de em que fase se encontra o pedido do terceiro. Qualquer que seja o instrumento utilizado, uma questão costuma decidir o caso: é possível provar a má-fé?
O ponto-chave: provar a má-fé
A má-fé é um estado de espírito — existe apenas na mente de quem deposita, e os piratas de marcas raramente a admitem. Por isso, o MOIP e o Tribunal Administrativo de Recursos de Propriedade Intelectual (Intellectual Property Trial and Appeal Board) a inferem do conjunto das circunstâncias. Os fatores de maior peso são:
- O grau de distintividade da sua marca. Se a sua marca é uma palavra inventada ou de fantasia (ou uma combinação incomum de palavras), sem significado em coreano ou em inglês, é muito difícil que alguém a tenha escolhido de forma independente. Um depósito idêntico de um termo de fantasia é forte indício de cópia. Uma palavra comum de dicionário, por si só, constitui indício bem mais fraco.
- Se o seu logotipo foi copiado. Quem deposita não apenas o seu nome, mas também o seu logotipo, estilização ou elemento figurativo, quase certamente o copiou — ninguém chega ao mesmo design por coincidência.
- O grau de conhecimento da sua marca. Provas da reputação da sua marca na Coreia ou no exterior — vendas, publicidade, cobertura na imprensa, seguidores em redes sociais, anúncios em marketplaces on-line coreanos, participação em feiras — demonstram que o depositante provavelmente conhecia a sua marca.
- O grau de semelhança entre as marcas e os produtos. Quanto mais próximos da sua marca e dos seus produtos estiverem a marca copiada e os produtos designados, mais forte será a inferência.
- A relação entre as partes e a conduta do depositante. Uma relação comercial anterior (distribuidor, agente, parceiro, empregado), contatos anteriores ao depósito, uma oferta para lhe revender a marca ou um padrão de depósito de diversas marcas estrangeiras são, todos, indícios de má-fé.
Nenhum fator isolado é decisivo; as autoridades os avaliam em conjunto. Quanto mais desses fatores você conseguir documentar, mais sólido será o seu caso — por isso, comece a reunir provas (capturas de tela datadas, faturas, matérias de imprensa, correspondências) assim que tomar conhecimento do depósito.
1. O pedido do terceiro ainda está em exame
Se você identificar o pedido antes do exame, poderá apresentar subsídios ao exame (observações de terceiros) ao MOIP, expondo as razões pelas quais a marca não deve ser registrada — por exemplo, que ela copia a sua marca notoriamente conhecida ou que foi depositada pelo seu antigo distribuidor. Essa medida não exige o pagamento de taxas oficiais, é simples, e o examinador pode se basear nela para indeferir o pedido.
2. O pedido já foi publicado
Após o exame, o MOIP publica o pedido para fins de oposição. Qualquer pessoa pode apresentar oposição no prazo de 2 meses contados da data de publicação. A oposição costuma ser mais rápida e menos onerosa do que a ação de nulidade, e esse é o melhor momento para agir.
3. A marca já está registrada
Você pode propor uma ação de nulidade perante o Tribunal Administrativo de Recursos de Propriedade Intelectual. Os fundamentos mais utilizados contra piratas de marcas incluem:
- Má-fé / finalidade ilícita — a marca reproduz uma marca reconhecida na Coreia ou no exterior como indicativa de determinada origem e foi depositada com finalidade ilícita (por exemplo, para impedir a sua entrada na Coreia ou para lhe revender a marca).
- Depósitos decorrentes de relação entre as partes — o depositante tomou conhecimento da sua marca em razão de contrato, negociação comercial ou outra relação com você (distribuidor, agente, licenciado, parceiro ou empregado).
- Depósitos por agente ou representante — o seu agente ou representante depositou a sua marca sem o seu consentimento.
Em cada um desses fundamentos, o êxito depende das provas de má-fé descritas acima.
4. O pirata de marcas não está usando a marca
Se a marca registrada não tiver sido usada na Coreia por 3 anos consecutivos ou mais, você poderá propor uma ação de caducidade por falta de uso. O ônus de provar o uso recai sobre o titular do registro. Muitas vezes, esse é o caminho mais prático contra piratas de marcas que mantêm registros apenas para revendê-los.
5. Devo depositar meu próprio pedido mesmo assim?
Em geral, sim. Depositar o seu próprio pedido o quanto antes assegura a sua posição caso a marca do terceiro seja indeferida, impugnada por oposição, anulada ou declarada caduca — e é desse registro que você precisará, em última análise, para fazer valer a sua marca na Coreia. O seu pedido poderá ser sobrestado ou indeferido enquanto a marca do terceiro subsistir; por isso, a estratégia costuma ser depositar e atacar em paralelo.
Como prevenir
- Deposite na Coreia antes do lançamento — antes de vender on-line para clientes coreanos, contratar um distribuidor coreano ou expor em feiras.
- Registre as marcas que você efetivamente usa na Coreia, incluindo a versão em Hangul (caracteres coreanos) da marca, caso os consumidores coreanos venham a se referir a ela pela pronúncia em coreano.
- Inclua cláusulas de titularidade das marcas nos contratos de distribuição e de agência.
- Monitore novos depósitos nas suas classes principais.
Precisa de ajuda?
Atuamos regularmente em favor de titulares de marcas estrangeiros contra piratas de marcas na Coreia — desde subsídios ao exame e oposições até ações de nulidade e de caducidade por falta de uso. Envie um e-mail para help@dusonlaw.com com a sua marca, o número do pedido ou do registro do terceiro, se o tiver, e um breve histórico.
Este guia contém informações gerais e não constitui aconselhamento jurídico. Cada caso depende de suas circunstâncias.