Korea Selatan menganut sistem first-to-file. Pada prinsipnya, hak atas merek dimiliki oleh pihak yang pertama kali mengajukan permohonan ke Kementerian Kekayaan Intelektual Korea (MOIP), bukan oleh pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut di tempat lain. Merek asing yang telah populer di Korea sebelum diajukan permohonannya — melalui penjualan daring, distributor, atau media sosial — kerap menjadi sasaran "pembajak merek" (trademark squatter) lokal yang mendaftarkan merek tersebut atas nama mereka sendiri.
Kabar baiknya: hukum Korea menyediakan beberapa upaya hukum untuk melawan permohonan yang diajukan dengan iktikad tidak baik, dan upaya mana yang digunakan bergantung pada sejauh mana permohonan pembajak tersebut telah berproses. Upaya apa pun yang Anda tempuh, biasanya ada satu pertanyaan yang menentukan hasil perkara: dapatkah Anda membuktikan iktikad tidak baik?
Kuncinya: membuktikan iktikad tidak baik
Iktikad tidak baik adalah keadaan batin — ia hanya ada di benak pihak yang mengajukan permohonan, dan pembajak merek jarang mengakuinya. Oleh karena itu, MOIP dan Intellectual Property Trial and Appeal Board (Badan Peradilan dan Banding Kekayaan Intelektual) menyimpulkannya dari keseluruhan keadaan. Faktor-faktor yang paling berbobot adalah:
- Seberapa besar daya pembeda merek Anda. Jika merek Anda berupa kata ciptaan atau kata rekaan (atau kombinasi kata yang tidak lazim) yang tidak memiliki arti dalam bahasa Korea maupun bahasa Inggris, sangat kecil kemungkinan orang lain memilihnya secara mandiri. Permohonan yang identik atas suatu kata ciptaan merupakan bukti kuat adanya peniruan. Kata umum yang terdapat dalam kamus, jika berdiri sendiri, merupakan bukti yang jauh lebih lemah.
- Apakah logo Anda ditiru. Pembajak yang mendaftarkan tidak hanya nama Anda tetapi juga logo, gaya penulisan, atau unsur gambar Anda hampir dapat dipastikan telah menirunya — tidak ada orang yang menghasilkan desain yang sama secara kebetulan.
- Seberapa terkenal merek Anda. Bukti reputasi Anda di Korea atau di luar negeri — penjualan, iklan, liputan media, jumlah pengikut di media sosial, daftar produk di marketplace daring Korea, keikutsertaan dalam pameran dagang — menunjukkan bahwa pihak yang mengajukan permohonan kemungkinan besar mengetahui merek Anda.
- Seberapa mirip merek dan barangnya. Makin dekat kemiripan merek yang ditiru dan barang yang dimohonkan dengan milik Anda, makin kuat kesimpulan tersebut.
- Hubungan dan perilaku pihak yang mengajukan permohonan. Hubungan bisnis sebelumnya (distributor, agen, mitra, karyawan), kontak sebelum pengajuan, tawaran untuk menjual kembali merek tersebut kepada Anda, atau pola mendaftarkan banyak merek asing — semuanya menunjukkan adanya iktikad tidak baik.
Tidak ada satu faktor pun yang menentukan dengan sendirinya; otoritas menilai semuanya secara bersama-sama. Makin banyak faktor yang dapat Anda dokumentasikan, makin kuat posisi Anda — karena itu, segera kumpulkan bukti (tangkapan layar bertanggal, faktur, artikel media, korespondensi) begitu Anda mengetahui adanya permohonan tersebut.
1. Permohonan pembajak masih dalam tahap pemeriksaan
Jika Anda menemukan permohonan tersebut sebelum diperiksa, Anda dapat menyampaikan informasi (observasi pihak ketiga) kepada MOIP yang menjelaskan alasan merek tersebut tidak seharusnya didaftarkan — misalnya, karena meniru merek Anda yang terkenal atau diajukan oleh mantan distributor Anda. Upaya ini tidak dikenakan biaya resmi, sederhana, dan pemeriksa dapat menjadikannya dasar untuk menolak permohonan tersebut.
2. Permohonan telah diumumkan
Setelah pemeriksaan, MOIP mengumumkan permohonan untuk membuka kesempatan pengajuan keberatan. Siapa pun dapat mengajukan keberatan (oposisi) dalam waktu 2 bulan sejak tanggal pengumuman. Keberatan biasanya lebih cepat dan lebih murah daripada gugatan pembatalan, dan merupakan saat terbaik untuk bertindak.
3. Merek telah terdaftar
Anda dapat mengajukan gugatan pembatalan ke Intellectual Property Trial and Appeal Board. Alasan yang lazim digunakan terhadap pembajak merek antara lain:
- Iktikad tidak baik / tujuan tidak jujur — merek tersebut meniru merek yang dikenal di Korea atau di luar negeri sebagai penunjuk asal sumber tertentu, dan diajukan dengan tujuan tidak jujur (misalnya, untuk menghalangi masuknya Anda ke Korea atau untuk menjual kembali merek tersebut kepada Anda).
- Permohonan berdasarkan hubungan — pihak yang mengajukan permohonan mengetahui merek Anda melalui kontrak, transaksi bisnis, atau hubungan lain dengan Anda (sebagai distributor, agen, penerima lisensi, mitra, atau karyawan).
- Permohonan oleh agen atau perwakilan — agen atau perwakilan Anda mendaftarkan merek Anda tanpa persetujuan Anda.
Untuk setiap alasan tersebut, keberhasilan bergantung pada bukti iktikad tidak baik sebagaimana diuraikan di atas.
4. Pembajak tidak menggunakan merek tersebut
Jika merek terdaftar tidak digunakan di Korea selama 3 tahun berturut-turut atau lebih, Anda dapat mengajukan gugatan penghapusan karena tidak digunakan. Beban pembuktian penggunaan ada pada pemilik merek terdaftar. Upaya ini sering kali merupakan jalan paling praktis terhadap pembajak yang memegang merek semata-mata untuk dijual kembali.
5. Haruskah saya tetap mengajukan permohonan sendiri?
Umumnya ya. Mengajukan permohonan sendiri sejak dini akan mengamankan posisi Anda apabila merek pembajak ditolak, berhasil dilawan melalui keberatan, dibatalkan, atau dihapus — dan permohonan itulah yang pada akhirnya Anda perlukan untuk menegakkan hak atas merek Anda di Korea. Permohonan Anda dapat ditangguhkan atau ditolak selama merek pembajak masih berlaku, sehingga strategi yang lazim adalah mengajukan permohonan dan melakukan perlawanan secara paralel.
Cara mencegahnya
- Ajukan permohonan di Korea sebelum Anda memasuki pasar — sebelum Anda menjual secara daring kepada konsumen Korea, menunjuk distributor Korea, atau mengikuti pameran dagang.
- Daftarkan merek yang benar-benar Anda gunakan di Korea, termasuk versi Hangul (aksara Korea) dari merek Anda jika konsumen Korea akan menyebutnya dengan pelafalan Korea.
- Cantumkan klausul kepemilikan merek dalam kontrak distribusi dan keagenan.
- Pantau permohonan baru di kelas-kelas utama Anda.
Butuh bantuan?
Kami secara rutin mewakili pemilik merek asing dalam menghadapi pembajak merek di Korea — mulai dari observasi pihak ketiga dan keberatan hingga gugatan pembatalan dan gugatan penghapusan karena tidak digunakan. Kirimkan email ke help@dusonlaw.com dengan menyertakan merek Anda, nomor permohonan atau nomor pendaftaran pembajak jika Anda memilikinya, serta latar belakang singkat.
Panduan ini merupakan informasi umum, bukan nasihat hukum. Setiap perkara bergantung pada fakta-faktanya.