Cela arrive plus souvent que les titulaires de marques ne le pensent : un distributeur, importateur ou agent coréen enregistre la marque étrangère qu'il commercialise à son propre nom. Il s'agit parfois de mauvaise foi. Souvent, ce n'est pas le cas : le distributeur voulait protéger la marque en Corée, s'inscrire sur les places de marché coréennes ou lutter contre les contrefaçons, et le titulaire de la marque n'avait pas encore déposé.
Dans un cas comme dans l'autre, cela crée un problème pour l'avenir.
Pourquoi cela mène à des litiges
Tant que les relations sont bonnes, personne ne s'en aperçoit. Les problèmes commencent lorsque la situation évolue :
- Vous souhaitez changer de distributeur ou vendre directement. Le titulaire de la marque en Corée est votre ancien distributeur, et non vous. Votre nouveau distributeur — ou votre propre filiale coréenne — risque de contrefaire l'enregistrement du distributeur.
- Les places de marché et les douanes s'en tiennent au registre. Les plateformes en ligne et les douanes coréennes se fondent sur le titulaire inscrit. Votre ancien distributeur peut opposer l'enregistrement à vos produits.
- Les négociations deviennent coûteuses. Un distributeur qui a perdu le marché n'a guère de raison de coopérer et peut exiger un paiement pour céder la marque.
Le droit coréen offre bien des recours — par exemple, la nullité d'une marque déposée par un agent ou un représentant sans le consentement du titulaire, ou par une personne ayant eu connaissance de la marque dans le cadre d'une relation d'affaires. Mais ces actions prennent du temps, exigent des preuves et interviennent précisément au moment où vous devez vendre en Corée.
Bonne pratique : le titulaire de la marque dépose lui-même
- Déposez la demande coréenne au nom du titulaire de la marque, idéalement avant de désigner un distributeur coréen ou de vous lancer en Corée.
- Si un distributeur a besoin de droits pour utiliser la marque ou s'inscrire sur des places de marché, accordez-lui une licence, et non la titularité.
- Prévoyez dans chaque contrat de distribution une clause stipulant que tous les droits de marque en Corée appartiennent au titulaire de la marque, que le distributeur ne déposera pas la marque (ni des marques similaires, y compris les versions en hangeul) à son propre nom, et que tout dépôt de ce type sera cédé au titulaire de la marque sur simple demande.
Si votre distributeur est déjà titulaire de l'enregistrement coréen
Obtenez-en la cession tant que les relations sont bonnes. C'est de loin la solution la moins coûteuse et la plus rapide.
- Consultez le registre coréen pour vérifier précisément quelles marques (y compris les versions en hangeul et les logos) et quels produits appartiennent au distributeur.
- Convenez d'une cession au profit du titulaire de la marque. Si le distributeur doit continuer à utiliser la marque, associez la cession à une licence rétrocédée au distributeur pour la durée du contrat de distribution.
- Faites procéder à l'inscription de la cession auprès du MOIP. En Corée, la cession d'une marque ne prend effet qu'une fois inscrite au registre ; la signature de l'acte de cession n'est donc pas la dernière étape.
- Mettez à jour le contrat de distribution afin que le problème ne puisse pas se reproduire.
N'attendez pas la fin de la relation. Une cession qui prend quelques semaines avec un partenaire coopératif peut prendre des années — et nécessiter une action en nullité — avec un partenaire qui ne coopère pas.
Notre accompagnement
Nous consultons le registre coréen, rédigeons les actes de cession et de licence, procédons à l'inscription de la cession auprès du MOIP et déposons de nouvelles demandes au nom du titulaire de la marque. Écrivez-nous à help@dusonlaw.com en indiquant votre marque et le nom de votre distributeur.
Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un avis juridique.