韓國採先申請主義。原則上,商標權屬於最先向韓國智慧財產處(MOIP)提出申請的人,而非在其他地方最先使用該品牌的人。外國品牌若在提出申請之前,就已透過網路銷售、經銷商或社群媒體在韓國打開知名度,經常會成為當地「商標搶註者」的目標,被以其自身名義申請註冊。
好消息是,韓國法律提供多種對抗惡意申請的手段,而應採取何種手段,取決於搶註者的申請案進行到哪個階段。無論採取哪一種手段,通常決定案件結果的關鍵問題只有一個:您能否證明對方出於惡意?
關鍵:證明惡意
惡意是一種主觀心態——只存在於申請人的腦中,而搶註者很少會承認。因此,韓國智慧財產處及韓國智慧財產審判院會綜合整體情況加以推認。其中最具份量的因素包括:
- 您的商標識別性有多高。如果您的品牌是在韓文或英文中均無任何意義的自創詞或臆造詞(或不尋常的文字組合),他人幾乎不可能獨立想出相同的名稱。以完全相同的自創詞提出申請,是抄襲的有力證據;若僅為常見的字典用語,單憑此點的證明力則弱得多。
- 您的標誌(logo)是否遭到抄襲。搶註者若不僅申請您的名稱,連您的標誌、字體設計或圖形也一併申請,幾乎可以確定是抄襲——沒有人會巧合地設計出相同的圖樣。
- 您的品牌知名度有多高。您在韓國或海外的商譽證據——銷售額、廣告、媒體報導、社群媒體追蹤人數、韓國網路購物平台上的商品頁面、參加商展紀錄——可證明申請人很可能知悉您的品牌。
- 商標及商品的近似程度。被抄襲的商標及其指定商品與您的越接近,推認惡意的力道就越強。
- 雙方關係及申請人的行為。過去的業務關係(經銷商、代理商、合作夥伴、員工)、申請前曾與您接觸、提議將商標賣回給您,或大量申請外國品牌的行為模式,都顯示其出於惡意。
沒有任何單一因素具有決定性;主管機關會將各項因素綜合考量。您能以文件證明的因素越多,您的立場就越有利——因此,一發現搶註申請,就應立即開始蒐集證據(附日期的螢幕截圖、發票、新聞報導、往來信件)。
1. 搶註者的申請案仍在審查中
若在申請案審查前即發現,您可以向韓國智慧財產處提供資料(第三人意見),說明該商標不應獲准註冊的理由——例如該商標抄襲您的知名品牌,或是由您的前經銷商所申請。此程序無需繳納規費、手續簡便,審查官可據此核駁該申請案。
2. 申請案已經公告
審查完成後,韓國智慧財產處會將申請案公告,供公眾提出異議。任何人均可自公告日起2個月內提出異議。異議通常比無效審判更快速、費用更低,是採取行動的最佳時機。
3. 商標已經註冊
您可以向韓國智慧財產審判院提起無效審判。常用於對抗搶註者的理由包括:
- 惡意/不正當目的——該商標抄襲在韓國國內或國外被認識為表彰特定來源的商標,且係基於不正當目的提出申請(例如阻礙您進入韓國市場,或意圖將商標賣回給您)。
- 基於特定關係的申請——申請人係透過與您之間的契約、交易往來或其他關係(經銷商、代理商、被授權人、合作夥伴或員工)而得知您的商標。
- 代理人或代表人的申請——您的代理人或代表人未經您同意即申請您的商標。
無論依據上述哪一項理由,能否成功都取決於前述的惡意證據。
4. 搶註者並未使用該商標
若註冊商標在韓國連續3年以上未使用,您可以提起廢止(不使用)審判。此時由商標權人負擔證明使用的責任。對於僅為轉售而持有商標的搶註者,這通常是最實際的途徑。
5. 我是否仍應自行提出申請?
通常是的。及早自行提出申請,可在搶註者的商標遭核駁、異議成立、被宣告無效或遭廢止時確保您的地位——而這也是您最終在韓國主張品牌權利所必需的。在搶註者的商標仍然存續期間,您的申請案可能會被暫停審查或遭核駁,因此一般的策略是同時提出申請並發動攻擊。
如何預防
- 在進入市場前先在韓國提出申請——也就是在您透過網路銷售給韓國消費者、與韓國經銷商簽約或參加商展之前。
- 註冊您在韓國實際使用的商標;如果韓國消費者會以韓文發音稱呼您的品牌,也應包括品牌的韓文(諺文)版本。
- 在經銷及代理契約中訂定商標權歸屬條款。
- 在您的主要類別中監控新申請案。
需要協助嗎?
我們經常代表外國品牌所有人在韓國對抗搶註者——從提供資料(第三人意見)、異議,到無效審判及廢止(不使用)審判。請將您的品牌、搶註者的申請號或註冊號(如有)及簡要背景說明寄至help@dusonlaw.com。
本指南僅提供一般性資訊,並非法律意見。每個案件均視其具體事實而定。