มีผู้อื่นนำแบรนด์ของเราไปยื่นจดทะเบียนในเกาหลีก่อน — จะทำอย่างไรได้บ้าง?

เกาหลีใต้ใช้หลักผู้ยื่นก่อน (first-to-file) โดยหลักแล้ว สิทธิในเครื่องหมายการค้าจะตกเป็นของผู้ที่ยื่นคำขอต่อกระทรวงทรัพย์สินทางปัญญาเกาหลี (MOIP) ก่อน มิใช่ผู้ที่ใช้แบรนด์นั้นก่อนในประเทศอื่น แบรนด์ต่างประเทศที่เป็นที่นิยมในเกาหลีก่อนยื่นจดทะเบียน — ไม่ว่าจะผ่านการขายออนไลน์ ผู้จัดจำหน่าย หรือโซเชียลมีเดีย — มักตกเป็นเป้าหมายของ "ผู้ฉวยจดเครื่องหมายการค้า" (trademark squatter) ในประเทศ ซึ่งนำแบรนด์ไปยื่นจดทะเบียนในนามของตนเอง

ข่าวดีคือ กฎหมายเกาหลีมีเครื่องมือหลายประการสำหรับจัดการกับการยื่นคำขอโดยเจตนาไม่สุจริต และเครื่องมือที่ควรใช้ขึ้นอยู่กับว่าคำขอของผู้ฉวยจดดำเนินไปถึงขั้นตอนใดแล้ว ไม่ว่าจะใช้เครื่องมือใด คำถามที่มักเป็นตัวชี้ขาดคดีคือ ท่านสามารถพิสูจน์เจตนาไม่สุจริตได้หรือไม่

หัวใจสำคัญ: การพิสูจน์เจตนาไม่สุจริต

เจตนาไม่สุจริตเป็นสภาวะทางจิตใจ — มีอยู่เพียงในความคิดของผู้ยื่นคำขอ และผู้ฉวยจดแทบไม่เคยยอมรับ ดังนั้น MOIP และคณะกรรมการพิจารณาและอุทธรณ์ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Trial and Appeal Board) จึงอนุมานเจตนาดังกล่าวจากพฤติการณ์แวดล้อมทั้งหมด ปัจจัยที่มีน้ำหนักมากที่สุด ได้แก่

เครื่องหมายของท่านมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงใด หากแบรนด์ของท่านเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น (หรือการผสมคำที่ไม่ธรรมดา) ซึ่งไม่มีความหมายในภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษ ย่อมเป็นเรื่องยากมากที่ผู้อื่นจะเลือกใช้คำนั้นขึ้นเองโดยอิสระ การยื่นคำขอสำหรับคำประดิษฐ์ที่เหมือนกันทุกประการจึงเป็นหลักฐานที่หนักแน่นว่ามีการลอกเลียน ส่วนคำสามัญที่มีในพจนานุกรม หากพิจารณาเพียงลำพังจะเป็นหลักฐานที่อ่อนกว่ามาก
โลโก้ของท่านถูกลอกเลียนหรือไม่ ผู้ฉวยจดที่ยื่นจดไม่เพียงแต่ชื่อของท่าน แต่รวมถึงโลโก้ รูปแบบตัวอักษร หรือรูปประดิษฐ์ของท่านด้วย เกือบจะแน่นอนว่าได้ลอกเลียนมา — ไม่มีผู้ใดออกแบบได้เหมือนกันโดยบังเอิญ
แบรนด์ของท่านเป็นที่รู้จักเพียงใด หลักฐานแสดงชื่อเสียงของท่านในเกาหลีหรือต่างประเทศ — ยอดขาย การโฆษณา การนำเสนอข่าวในสื่อ ผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดีย รายการสินค้าบนตลาดออนไลน์ของเกาหลี การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า — แสดงว่าผู้ยื่นคำขอน่าจะรู้จักแบรนด์ของท่าน
เครื่องหมายและสินค้าคล้ายกันเพียงใด ยิ่งเครื่องหมายที่ลอกเลียนและสินค้าที่ระบุใกล้เคียงกับของท่านมากเท่าใด การอนุมานก็ยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้นเท่านั้น
ความสัมพันธ์และพฤติกรรมของผู้ยื่นคำขอ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจก่อนหน้า (ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทน คู่ค้า ลูกจ้าง) การติดต่อกันก่อนการยื่นคำขอ การเสนอขายเครื่องหมายคืนแก่ท่าน หรือพฤติกรรมการยื่นจดแบรนด์ต่างประเทศจำนวนมากอย่างเป็นแบบแผน ล้วนบ่งชี้ถึงเจตนาไม่สุจริต

ไม่มีปัจจัยใดเป็นตัวชี้ขาดเพียงลำพัง หน่วยงานจะชั่งน้ำหนักปัจจัยเหล่านี้ประกอบกัน ยิ่งท่านมีหลักฐานเป็นเอกสารได้มากเท่าใด คดีของท่านก็ยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้นเท่านั้น — ดังนั้นควรเริ่มรวบรวมหลักฐาน (ภาพหน้าจอที่ระบุวันที่ ใบแจ้งหนี้ บทความข่าว หนังสือโต้ตอบ) ทันทีที่พบการยื่นคำขอ

1. คำขอของผู้ฉวยจดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

หากท่านพบคำขอก่อนที่จะได้รับการตรวจสอบ ท่านสามารถยื่นข้อมูลต่อ MOIP (การยื่นข้อสังเกตโดยบุคคลภายนอก) เพื่อชี้แจงว่าเหตุใดเครื่องหมายนั้นจึงไม่ควรได้รับการจดทะเบียน — เช่น เป็นการลอกเลียนแบรนด์ที่มีชื่อเสียงของท่าน หรือยื่นโดยอดีตผู้จัดจำหน่ายของท่าน วิธีนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมทางราชการ ดำเนินการได้ง่าย และผู้ตรวจสอบสามารถอาศัยข้อมูลดังกล่าวในการปฏิเสธคำขอได้

2. คำขอได้รับการประกาศโฆษณาแล้ว

ภายหลังการตรวจสอบ MOIP จะประกาศโฆษณาคำขอเพื่อเปิดให้มีการคัดค้าน บุคคลใดก็ได้สามารถยื่นคำคัดค้านภายใน 2 เดือนนับแต่วันประกาศโฆษณา โดยทั่วไปการคัดค้านจะรวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน และเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการดำเนินการ

3. เครื่องหมายได้รับการจดทะเบียนแล้ว

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน (invalidation) ต่อคณะกรรมการพิจารณาและอุทธรณ์ทรัพย์สินทางปัญญา เหตุที่นิยมใช้กับผู้ฉวยจด ได้แก่

เจตนาไม่สุจริต / วัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบธรรม — เครื่องหมายนั้นลอกเลียนเครื่องหมายที่เป็นที่รับรู้ในเกาหลีหรือต่างประเทศว่าบ่งบอกแหล่งที่มาเฉพาะ และยื่นขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบธรรม (เช่น เพื่อกีดกันมิให้ท่านเข้าสู่ตลาดเกาหลี หรือเพื่อขายเครื่องหมายคืนแก่ท่าน)
การยื่นคำขอโดยอาศัยความสัมพันธ์ — ผู้ยื่นคำขอรู้จักเครื่องหมายของท่านผ่านสัญญา การติดต่อทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นกับท่าน (ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทน ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ คู่ค้า หรือลูกจ้าง)
การยื่นคำขอโดยตัวแทนหรือผู้แทน — ตัวแทนหรือผู้แทนของท่านยื่นจดเครื่องหมายของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

สำหรับเหตุแต่ละประการข้างต้น ความสำเร็จขึ้นอยู่กับหลักฐานแสดงเจตนาไม่สุจริตตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

4. ผู้ฉวยจดไม่ได้ใช้เครื่องหมาย

หากเครื่องหมายที่จดทะเบียนไม่ได้ใช้ในเกาหลีติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปีขึ้นไป ท่านสามารถยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนเนื่องจากไม่ได้ใช้ (non-use cancellation) ได้ โดยเจ้าของเครื่องหมายมีภาระการพิสูจน์การใช้ วิธีนี้มักเป็นช่องทางที่ปฏิบัติได้จริงที่สุดในการจัดการกับผู้ฉวยจดที่ถือครองเครื่องหมายไว้เพียงเพื่อขายต่อ

5. ควรยื่นคำขอของตนเองด้วยหรือไม่?

โดยทั่วไปควรยื่น การยื่นคำขอของท่านเองตั้งแต่เนิ่น ๆ ช่วยรักษาสถานะของท่านไว้ หากเครื่องหมายของผู้ฉวยจดถูกปฏิเสธ ถูกคัดค้าน ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน หรือถูกเพิกถอนเนื่องจากไม่ได้ใช้ — และคำขอนี้เองคือสิ่งที่ท่านจำเป็นต้องมีในท้ายที่สุดเพื่อบังคับใช้สิทธิในแบรนด์ของท่านในเกาหลี คำขอของท่านอาจถูกพักการพิจารณาหรือถูกปฏิเสธในระหว่างที่เครื่องหมายของผู้ฉวยจดยังคงอยู่ กลยุทธ์โดยทั่วไปจึงเป็นการยื่นคำขอและดำเนินการโต้แย้งเครื่องหมายของผู้ฉวยจดไปพร้อมกัน

วิธีป้องกัน

ยื่นจดทะเบียนในเกาหลีก่อนเปิดตัว — ก่อนขายออนไลน์ให้ลูกค้าชาวเกาหลี ก่อนลงนามกับผู้จัดจำหน่ายในเกาหลี หรือก่อนออกงานแสดงสินค้า
จดทะเบียนเครื่องหมายที่ท่านใช้จริงในเกาหลี รวมถึงแบรนด์ในรูปอักษรฮันกึล (อักษรเกาหลี) หากผู้บริโภคชาวเกาหลีจะเรียกแบรนด์ตามการออกเสียงภาษาเกาหลี
กำหนดข้อสัญญาว่าด้วยความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ในสัญญาจัดจำหน่ายและสัญญาตัวแทน
เฝ้าติดตามการยื่นคำขอใหม่ในจำพวกสำคัญของท่าน

ต้องการความช่วยเหลือ?

เราเป็นตัวแทนให้แก่เจ้าของแบรนด์ต่างประเทศในการดำเนินการกับผู้ฉวยจดในเกาหลีอยู่เป็นประจำ — ตั้งแต่การยื่นข้อสังเกตโดยบุคคลภายนอกและการคัดค้าน ไปจนถึงการขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนและการขอให้เพิกถอนเนื่องจากไม่ได้ใช้ โปรดส่งอีเมลมาที่ help@dusonlaw.com พร้อมแจ้งชื่อแบรนด์ของท่าน เลขที่คำขอหรือเลขทะเบียนของผู้ฉวยจด (หากมี) และความเป็นมาโดยสังเขป

คู่มือนี้เป็นข้อมูลทั่วไป มิใช่คำแนะนำทางกฎหมาย ผลของแต่ละกรณีขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของกรณีนั้น