Acontece com mais frequência do que os titulares de marcas imaginam: um distribuidor, importador ou agente coreano registra a marca estrangeira que comercializa em nome próprio. Às vezes há má-fé. Muitas vezes não — o distribuidor queria proteger a marca na Coreia, cadastrar-se em marketplaces coreanos ou combater falsificações, e o titular da marca ainda não havia feito o depósito.
Em qualquer caso, isso cria um problema para o futuro.
Por que isso gera litígios
Enquanto a relação é boa, ninguém percebe. Os problemas começam quando a situação muda:
- Você quer trocar de distribuidor ou vender diretamente. O titular da marca na Coreia é o seu antigo distribuidor, e não você. O seu novo distribuidor — ou a sua própria subsidiária coreana — pode estar infringindo o registro do distribuidor.
- Marketplaces e alfândega seguem o registro. As plataformas on-line coreanas e a alfândega se baseiam no titular registrado. O seu antigo distribuidor pode usar o registro contra os seus produtos.
- As negociações ficam caras. Um distribuidor que perdeu o negócio tem poucos motivos para cooperar e pode exigir pagamento para ceder a marca.
A legislação coreana oferece remédios — por exemplo, a nulidade de uma marca depositada por um agente ou representante sem o consentimento do titular, ou por alguém que tomou conhecimento da marca em razão de uma relação comercial. Mas essas ações levam tempo, exigem provas e surgem justamente no momento em que você precisa estar vendendo na Coreia.
Boa prática: o titular da marca faz o depósito
- Deposite o pedido coreano em nome do próprio titular da marca, de preferência antes de nomear um distribuidor coreano ou de lançar a marca na Coreia.
- Se um distribuidor precisar de direitos para usar a marca ou para se cadastrar em marketplaces, conceda-lhe uma licença — e não a titularidade.
- Inclua em todo contrato de distribuição uma cláusula estabelecendo que todos os direitos de marca na Coreia pertencem ao titular da marca, que o distribuidor não depositará a marca (nem marcas semelhantes, inclusive versões em hangul) em nome próprio e que qualquer depósito desse tipo será cedido ao titular da marca mediante solicitação.
Se o seu distribuidor já é titular do registro coreano
Obtenha a cessão da marca para você enquanto a relação ainda é boa. Essa é, de longe, a solução mais barata e mais rápida.
- Consulte o registro coreano para confirmar exatamente quais marcas (inclusive versões em hangul e logotipos) e quais produtos pertencem ao distribuidor.
- Acorde uma cessão ao titular da marca. Se o distribuidor precisar continuar usando a marca, combine a cessão com uma licença de volta (license back) ao distribuidor pelo prazo do contrato de distribuição.
- Requeira a averbação da cessão no MOIP. Na Coreia, a cessão de marca só produz efeitos após ser averbada no registro; portanto, a assinatura do instrumento de cessão não é a última etapa.
- Atualize o contrato de distribuição para que o problema não volte a ocorrer.
Não espere a relação terminar. Uma cessão que leva poucas semanas com um parceiro cooperativo pode levar anos — e exigir uma ação de nulidade — com um parceiro que não coopera.
Como ajudamos
Consultamos o registro coreano, redigimos os instrumentos de cessão e de licença, requeremos a averbação da cessão no MOIP e depositamos novos pedidos em nome do titular da marca. Envie um e-mail para help@dusonlaw.com com a sua marca e o nome do seu distribuidor.
Este guia contém informações gerais e não constitui aconselhamento jurídico.