Accade più spesso di quanto i titolari dei marchi immaginino: un distributore, importatore o agente coreano registra a proprio nome il marchio straniero che commercializza. Talvolta si tratta di malafede. Spesso no — il distributore intendeva tutelare il marchio in Corea, registrarsi sui marketplace coreani o contrastare la contraffazione, e il titolare del marchio non aveva ancora effettuato il deposito.
In ogni caso, ciò crea un problema per il futuro.
Perché genera controversie
Finché i rapporti sono buoni, nessuno se ne accorge. I problemi sorgono quando la situazione cambia:
- Intende cambiare distributore o vendere direttamente. Il titolare del marchio in Corea è il Suo ex distributore, non Lei. Il Suo nuovo distributore — o la Sua controllata coreana — potrebbe violare la registrazione del distributore.
- Marketplace e dogane si basano sul registro. Le piattaforme online coreane e le autorità doganali fanno riferimento al titolare registrato. Il Suo ex distributore può far valere la registrazione contro i Suoi prodotti.
- Le trattative diventano onerose. Un distributore che ha perso il rapporto commerciale ha scarse ragioni per collaborare e può chiedere un corrispettivo per cedere il marchio.
Il diritto coreano prevede alcuni rimedi — ad esempio, la dichiarazione di nullità di un marchio depositato da un agente o rappresentante senza il consenso del titolare, oppure da chi era venuto a conoscenza del marchio in virtù di un rapporto commerciale. Tuttavia, tali azioni richiedono tempo, necessitano di prove e si collocano proprio nel momento in cui Lei ha bisogno di vendere in Corea.
La prassi migliore: deposita il titolare del marchio
- Depositi la domanda coreana a nome del titolare del marchio, preferibilmente prima di nominare un distributore coreano o di lanciare il prodotto in Corea.
- Se un distributore necessita del diritto di usare il marchio o di registrarsi sui marketplace, gli conceda una licenza — non la titolarità.
- Inserisca in ogni contratto di distribuzione una clausola secondo cui tutti i diritti di marchio in Corea spettano al titolare del marchio, il distributore non depositerà il marchio (né marchi simili, comprese le versioni in hangul) a proprio nome, e qualsiasi deposito di questo tipo sarà ceduto al titolare del marchio su richiesta.
Se il Suo distributore è già titolare della registrazione coreana
Ottenga la cessione a Suo favore finché i rapporti sono buoni. È di gran lunga la soluzione più economica e rapida.
- Verifichi il registro coreano per accertare esattamente quali marchi (comprese le versioni in hangul e figurative) e quali prodotti siano di titolarità del distributore.
- Concordi una cessione a favore del titolare del marchio. Se il distributore deve continuare a usare il marchio, abbini alla cessione una licenza di ritorno (license back) a favore del distributore per la durata del contratto di distribuzione.
- Proceda alla trascrizione della cessione presso il MOIP. In Corea la cessione di un marchio produce effetti solo una volta trascritta nel registro: la sottoscrizione dell'atto di cessione non è quindi l'ultimo passaggio.
- Aggiorni il contratto di distribuzione affinché il problema non si ripresenti.
Non attenda la fine del rapporto. Una cessione che con un partner collaborativo richiede poche settimane può richiedere anni — e un'azione di nullità — con un partner non collaborativo.
Come possiamo aiutarLa
Verifichiamo il registro coreano, redigiamo gli atti di cessione e di licenza, curiamo la trascrizione della cessione presso il MOIP e depositiamo nuove domande a nome del titolare del marchio. Scriva a help@dusonlaw.com indicando il Suo marchio e il nome del Suo distributore.
La presente guida ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale.