Ocurre con más frecuencia de lo que imaginan los titulares de marcas: un distribuidor, importador o agente coreano registra a su propio nombre la marca extranjera que vende. A veces hay mala fe. A menudo no: el distribuidor quería proteger la marca en Corea, darse de alta en plataformas de comercio electrónico coreanas o frenar las falsificaciones, y el titular de la marca aún no la había solicitado.
En cualquier caso, crea un problema para más adelante.
Por qué acaba generando conflictos
Mientras la relación es buena, nadie se da cuenta. Los problemas empiezan cuando las cosas cambian:
- Usted quiere cambiar de distribuidor o vender directamente. El titular de la marca en Corea es su antiguo distribuidor, no usted. Su nuevo distribuidor —o su propia filial coreana— puede estar infringiendo el registro del distribuidor.
- Las plataformas y las aduanas se guían por el registro. Las plataformas en línea coreanas y las aduanas se basan en el titular registral. Su antiguo distribuidor puede utilizar el registro contra sus productos.
- Las negociaciones se encarecen. Un distribuidor que ha perdido el negocio tiene pocos motivos para cooperar y puede pedir un pago por ceder la marca.
La legislación coreana sí ofrece remedios; por ejemplo, la nulidad de una marca solicitada por un agente o representante sin el consentimiento del titular, o por alguien que conoció la marca a través de una relación comercial. Pero estas acciones llevan tiempo, exigen pruebas y llegan justo en el momento en que usted necesita estar vendiendo en Corea.
Buena práctica: que el titular de la marca la solicite
- Presente la solicitud coreana a nombre del propio titular de la marca, idealmente antes de designar un distribuidor coreano o de lanzar la marca en Corea.
- Si un distribuidor necesita derechos para usar la marca o para darse de alta en plataformas de comercio electrónico, concédale una licencia, no la titularidad.
- Incluya en todos los contratos de distribución una cláusula que establezca que todos los derechos de marca en Corea pertenecen al titular de la marca, que el distribuidor no solicitará la marca (ni marcas similares, incluidas las versiones en hangul) a su propio nombre y que cualquier solicitud de ese tipo se cederá al titular de la marca cuando este lo pida.
Si su distribuidor ya es titular del registro coreano
Consiga que se le ceda mientras la relación es buena. Es, con diferencia, la solución más económica y rápida.
- Consulte el registro coreano para confirmar exactamente qué marcas (incluidas las versiones en hangul y los logotipos) y qué productos tiene a su nombre el distribuidor.
- Acuerde una cesión a favor del titular de la marca. Si el distribuidor necesita seguir usando la marca, combine la cesión con una licencia de retorno (license back) a favor del distribuidor durante la vigencia del contrato de distribución.
- Solicite la inscripción de la cesión ante el MOIP. En Corea, la cesión de una marca solo surte efecto una vez inscrita en el registro, por lo que firmar el documento de cesión no es el último paso.
- Actualice el contrato de distribución para que el problema no pueda repetirse.
No espere a que termine la relación. Una cesión que lleva unas pocas semanas con un socio dispuesto a colaborar puede llevar años —y una acción de nulidad— con uno que no lo esté.
Cómo le ayudamos
Consultamos el registro coreano, redactamos los documentos de cesión y de licencia, tramitamos la inscripción de la cesión ante el MOIP y presentamos nuevas solicitudes a nombre del titular de la marca. Escriba a help@dusonlaw.com indicando su marca y el nombre de su distribuidor.
Esta guía ofrece información general y no constituye asesoramiento jurídico.