In base alla nostra esperienza nella gestione di un gran numero di notifiche di rilievi in Corea, i motivi di rifiuto più frequenti sono, in ordine:
- Descrizioni di prodotti e servizi poco chiare o eccessivamente ampie
- Conflitti con marchi anteriori simili
- Mancanza di capacità distintiva
I primi due possono di norma essere risolti modificando i prodotti, ottenendo il consenso o eliminando il marchio anteriore. I rifiuti per mancanza di capacità distintiva sono diversi: riguardano il marchio in sé e sono più difficili da superare.
La Corea tende a interpretare ampiamente la mancanza di capacità distintiva
In base alla nostra prassi, gli esaminatori del MOIP tendono ad adottare un'interpretazione ampia di ciò che è privo di capacità distintiva. Marchi che superano agevolmente l'esame in altri paesi vengono talvolta respinti in Corea. Le cause tipiche comprendono:
- Termini descrittivi — parole che descrivono la qualità, la funzione, gli ingredienti, la destinazione o il luogo di provenienza dei prodotti, comprese parole inglesi che si presume siano comprese dai consumatori coreani.
- Espressioni elogiative o di uso comune — "premium", "best", "smart", "pro" e termini simili, da soli o in semplici combinazioni.
- Marchi semplici o molto brevi — una o due lettere, forme semplici o cognomi comuni.
- Combinazioni di termini descrittivi — due termini descrittivi accostati sono spesso considerati ancora descrittivi, anche se la combinazione è nuova.
- Nomi geografici notori.
Perché questi rifiuti sono difficili da superare
La capacità distintiva è oggetto di una valutazione discrezionale e, una volta che un marchio è stato ritenuto privo di capacità distintiva, non è facile modificare l'opinione dell'esaminatore. Una risposta che si limiti ad affermare che "il marchio è distintivo" ha scarse probabilità di successo. Per avere reali possibilità di successo occorrono elementi più concreti.
Che cosa può essere efficace
1. Precedenti. Registrazioni coreane anteriori di marchi analoghi per prodotti identici o simili, nonché decisioni del Tribunale per i ricorsi in materia di proprietà intellettuale o dei giudici, possono convincere l'esaminatore che il rifiuto è incoerente con la prassi dello stesso MOIP. In molti casi è l'argomento più efficace — ma dipende dal reperimento dei precedenti giusti.
2. Prove del carattere distintivo acquisito con l'uso. Se il marchio è stato ampiamente usato in Corea — vendite, pubblicità, copertura mediatica, quota di mercato, riconoscimento da parte dei consumatori — può essere registrabile perché i consumatori lo riconoscono già come il Suo marchio. Le prove devono riferirsi alla Corea e ai prodotti oggetto della domanda; la sola notorietà a livello mondiale è raramente sufficiente.
3. Limitazione dei prodotti. Una parola descrittiva per alcuni prodotti può essere distintiva per altri. Eliminare o limitare i prodotti per i quali il marchio è descrittivo può talvolta salvare la domanda per i restanti.
4. Illustrazione di un significato o di un'impressione complessiva diversi. Quando il marchio ha un significato o un'impressione complessiva diversi dalla lettura descrittiva presupposta dall'esaminatore, una spiegazione ben argomentata può avere successo — in particolare per grafie di fantasia o combinazioni insolite.
Abbiamo ottenuto risultati positivi nelle risposte relative alla capacità distintiva quando esistevano buoni precedenti o quando abbiamo potuto produrre prove solide — ma Le diremo con franchezza quando le probabilità sono scarse.
Prima del deposito: scelga un marchio distintivo
Il modo migliore per gestire un rifiuto per mancanza di capacità distintiva è evitarlo. Se possibile, depositi il Suo marchio con un elemento distintivo — una parola di fantasia, un logo o una combinazione distintiva — anziché un solo termine descrittivo. Se la parola semplice è importante, valuti il deposito sia della parola sia di una versione stilizzata.
Come possiamo aiutarLa
Valutiamo il rischio legato alla capacità distintiva prima del deposito, ricerchiamo precedenti utili e predisponiamo risposte corredate di prove quando viene emessa una notifica di rilievi. Scriva a help@dusonlaw.com indicando il Suo marchio e i prodotti.
La presente guida ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale.