Berdasarkan pengalaman kami menangani banyak sekali usulan penolakan di Korea, alasan penolakan yang paling umum, secara berurutan, adalah:
- Uraian barang dan jasa yang tidak jelas atau terlalu luas
- Konflik dengan merek terdahulu yang mirip
- Tidak adanya daya pembeda
Dua alasan pertama biasanya dapat diatasi dengan mengubah barang, memperoleh persetujuan, atau menyingkirkan merek terdahulu. Penolakan karena daya pembeda berbeda: penolakan ini menyangkut merek itu sendiri, dan lebih sulit diatasi.
Korea cenderung menafsirkan daya pembeda secara luas
Dari praktik kami, pemeriksa MOIP cenderung mengambil pandangan yang luas mengenai apa yang tidak memiliki daya pembeda. Merek yang dengan mudah lolos di negara lain terkadang ditolak di Korea. Pemicu yang umum antara lain:
- Kata-kata deskriptif — kata yang menggambarkan kualitas, fungsi, bahan, tujuan, atau tempat asal barang, termasuk kata-kata bahasa Inggris yang dianggap dipahami oleh konsumen Korea.
- Ungkapan pujian atau ungkapan umum — "premium", "best", "smart", "pro", dan istilah serupa, baik berdiri sendiri maupun dalam kombinasi sederhana.
- Merek yang sederhana atau sangat pendek — satu atau dua huruf, bentuk sederhana, atau nama keluarga yang umum.
- Kombinasi kata-kata deskriptif — gabungan dua kata deskriptif sering kali tetap dianggap deskriptif, meskipun kombinasinya baru.
- Nama geografis yang terkenal.
Mengapa penolakan ini sulit diatasi
Daya pembeda merupakan soal penilaian, dan tidak mudah untuk mengubah pandangan pemeriksa setelah suatu merek dinilai tidak memiliki daya pembeda. Tanggapan yang sekadar menyatakan "merek ini memiliki daya pembeda" kecil kemungkinannya berhasil. Agar memiliki peluang nyata, Anda memerlukan sesuatu yang lebih konkret.
Apa yang dapat berhasil
1. Preseden. Pendaftaran terdahulu di Korea atas merek yang sebanding untuk barang yang sama atau serupa, serta putusan Intellectual Property Trial and Appeal Board (Badan Peradilan dan Banding Kekayaan Intelektual) atau pengadilan, dapat meyakinkan pemeriksa bahwa penolakan tersebut tidak konsisten dengan praktik MOIP sendiri. Dalam banyak kasus, inilah argumen yang paling efektif — tetapi keberhasilannya bergantung pada ditemukannya preseden yang tepat.
2. Bukti daya pembeda yang diperoleh melalui penggunaan. Jika merek tersebut telah digunakan secara luas di Korea — penjualan, iklan, liputan media, pangsa pasar, pengenalan oleh konsumen — merek tersebut mungkin dapat didaftarkan karena konsumen telah mengenalinya sebagai merek Anda. Bukti tersebut harus berkaitan dengan Korea dan dengan barang dalam permohonan; ketenaran di seluruh dunia saja jarang memadai.
3. Mempersempit barang. Kata yang bersifat deskriptif untuk sebagian barang dapat memiliki daya pembeda untuk barang lainnya. Menghapus atau mempersempit barang yang membuat merek tersebut bersifat deskriptif terkadang dapat menyelamatkan permohonan untuk barang selebihnya.
4. Menjelaskan arti atau kesan keseluruhan yang berbeda. Apabila merek tersebut memiliki arti atau kesan keseluruhan yang berbeda dari pembacaan deskriptif yang diasumsikan pemeriksa, penjelasan yang didukung dengan baik dapat berhasil — terutama untuk ejaan ciptaan atau kombinasi yang tidak lazim.
Kami telah berhasil dalam tanggapan terkait daya pembeda apabila terdapat preseden yang baik atau apabila kami dapat menyampaikan bukti yang kuat — tetapi kami akan memberi tahu Anda secara jujur apabila peluangnya kecil.
Sebelum mengajukan permohonan: pilih merek yang memiliki daya pembeda
Cara terbaik menghadapi penolakan karena daya pembeda adalah menghindarinya. Jika memungkinkan, ajukan merek Anda dengan unsur yang memiliki daya pembeda — kata ciptaan, logo, atau kombinasi yang khas — alih-alih istilah deskriptif semata. Jika kata polosnya penting, pertimbangkan untuk mengajukan permohonan atas kata tersebut sekaligus versi bergayanya (stylized).
Bagaimana kami membantu
Kami menilai risiko terkait daya pembeda sebelum pengajuan, menelusuri preseden yang membantu, dan menyiapkan tanggapan beserta bukti apabila usulan penolakan diterbitkan. Kirimkan email ke help@dusonlaw.com dengan menyertakan merek dan barang Anda.
Panduan ini merupakan informasi umum, bukan nasihat hukum.