根據我們在韓國處理大量審查意見通知的經驗,最常見的核駁理由依序為:
- 商品及服務描述不明確或範圍過廣
- 與近似的在先商標衝突
- 欠缺識別性
前兩者通常可藉由修正商品、取得同意或排除在先商標來解決。識別性核駁則不同:問題出在商標本身,因此較難克服。
韓國往往從寬認定欠缺識別性
就我們的實務經驗,韓國智慧財產處(MOIP)的審查官對於欠缺識別性往往採取較寬的認定。在其他國家能輕易通過的商標,在韓國有時會遭核駁。常見的情形包括:
- 描述性文字——描述商品品質、功能、成分、用途或產地的文字,包括預期韓國消費者能理解的英文單字。
- 讚譽性或常用的表述——「premium」、「best」、「smart」、「pro」等類似用語,無論單獨使用或簡單組合。
- 簡單或極短的商標——一、兩個字母、簡單的形狀,或常見的姓氏。
- 描述性文字的組合——兩個描述性文字組合在一起,即使是新的組合,往往仍被視為描述性。
- 知名的地理名稱。
為何此類核駁難以克服
識別性屬於判斷問題,一旦商標被認定欠缺識別性,要改變審查官的看法並不容易。僅主張「該商標具有識別性」的答辯,不太可能成功。要有真正的勝算,您需要更具體的依據。
有效的方法
1. 先例。相同或類似商品上類似商標的韓國先前註冊案,以及韓國智慧財產審判院或法院的判決,可以說服審查官該核駁與韓國智慧財產處自身的實務不一致。在許多案件中,這是最有效的主張——但前提是要找到合適的先例。
2. 後天識別性的證據。若該商標已在韓國廣泛使用——銷售、廣告、媒體報導、市占率、消費者認知——由於消費者已將其認知為您的品牌,該商標可能得以註冊。證據必須與韓國及申請案中的商品相關;僅憑全球知名度鮮少足夠。
3. 限縮商品。對某些商品具描述性的文字,對其他商品可能具有識別性。刪除或限縮該商標具描述性的商品,有時可保住其餘部分的申請。
4. 說明不同的含義或整體印象。當商標具有與審查官所認定的描述性解讀不同的含義或整體印象時,有充分依據的說明可能會成功——尤其是自創拼法或不尋常的組合。
我們曾在有合適先例或能夠提出有力證據的案件中成功克服識別性核駁——但若勝算不高,我們也會坦白告訴您。
申請前:選擇具有識別性的商標
應對識別性核駁最好的方法,就是避免它發生。如果可以,請以帶有識別性要素的形式申請商標——自創詞、標誌或具識別性的組合——而非單獨使用描述性用語。若單純的文字很重要,可考慮同時申請文字商標及設計字體版本。
我們如何協助
我們在申請前評估識別性風險、檢索有利的先例,並在收到審查意見通知時準備附有證據的答辯。請將您的商標及商品寄至help@dusonlaw.com。
本指南僅提供一般性資訊,並非法律意見。