Nach unserer Erfahrung aus einer Vielzahl von Beanstandungsbescheiden in Korea sind die häufigsten Zurückweisungsgründe, der Reihe nach:
- Unklare oder zu weit gefasste Bezeichnungen von Waren und Dienstleistungen
- Kollisionen mit älteren ähnlichen Marken
- Fehlende Unterscheidungskraft
Die ersten beiden lassen sich meist durch eine Änderung der Waren, eine Zustimmung oder die Beseitigung der älteren Marke lösen. Zurückweisungen mangels Unterscheidungskraft sind anders: Sie betreffen die Marke selbst und sind schwerer auszuräumen.
Korea legt die fehlende Unterscheidungskraft tendenziell weit aus
Nach unserer Praxis neigen die Prüfer des MOIP zu einer weiten Auslegung dessen, was keine Unterscheidungskraft hat. Marken, die in anderen Ländern problemlos eingetragen werden, werden in Korea mitunter zurückgewiesen. Typische Auslöser sind:
- Beschreibende Wörter – Wörter, die Beschaffenheit, Funktion, Bestandteile, Zweck oder Herkunftsort der Waren beschreiben, einschließlich englischer Wörter, deren Verständnis bei koreanischen Verbrauchern vorausgesetzt wird.
- Anpreisende oder gebräuchliche Ausdrücke – „premium“, „best“, „smart“, „pro“ und ähnliche Begriffe, allein oder in einfachen Kombinationen.
- Einfache oder sehr kurze Marken – ein oder zwei Buchstaben, einfache Formen oder gängige Nachnamen.
- Kombinationen beschreibender Wörter – zwei beschreibende Wörter zusammen gelten oft weiterhin als beschreibend, selbst wenn die Kombination neu ist.
- Geografische Namen, die bekannt sind.
Warum diese Zurückweisungen schwer auszuräumen sind
Die Unterscheidungskraft ist eine Wertungsfrage, und es ist nicht leicht, die Auffassung eines Prüfers zu ändern, wenn er einer Marke einmal die Unterscheidungskraft abgesprochen hat. Eine Erwiderung, die lediglich behauptet, „die Marke ist unterscheidungskräftig“, hat kaum Aussicht auf Erfolg. Für eine echte Chance brauchen Sie etwas Konkreteres.
Was wirken kann
1. Präzedenzfälle. Frühere koreanische Eintragungen vergleichbarer Marken für dieselben oder ähnliche Waren sowie Entscheidungen des Intellectual Property Trial and Appeal Board oder der Gerichte können einen Prüfer davon überzeugen, dass die Zurückweisung im Widerspruch zur eigenen Praxis des MOIP steht. In vielen Fällen ist dies das wirksamste Argument – es hängt aber davon ab, die richtigen Präzedenzfälle zu finden.
2. Nachweise der Verkehrsdurchsetzung. Wurde die Marke in Korea umfangreich benutzt – Umsätze, Werbung, Medienberichte, Marktanteil, Bekanntheit bei den Verbrauchern –, kann sie eintragungsfähig sein, weil die Verbraucher sie bereits als Ihre Marke erkennen. Die Nachweise müssen sich auf Korea und auf die Waren der Anmeldung beziehen; weltweite Bekanntheit allein reicht selten aus.
3. Einschränkung der Waren. Ein Wort, das für einige Waren beschreibend ist, kann für andere unterscheidungskräftig sein. Die Streichung oder Einschränkung der Waren, für die die Marke beschreibend ist, kann die Anmeldung mitunter für die übrigen retten.
4. Darlegung einer anderen Bedeutung oder eines anderen Gesamteindrucks. Hat die Marke eine Bedeutung oder einen Gesamteindruck, die sich von der vom Prüfer angenommenen beschreibenden Lesart unterscheiden, kann eine gut begründete Darlegung Erfolg haben – insbesondere bei Fantasieschreibweisen oder ungewöhnlichen Kombinationen.
Wir hatten mit Erwiderungen zur Unterscheidungskraft Erfolg, wenn gute Präzedenzfälle vorlagen oder wir überzeugende Nachweise vorlegen konnten – wir sagen Ihnen aber offen, wenn die Aussichten gering sind.
Vor der Anmeldung: Wählen Sie eine unterscheidungskräftige Marke
Der beste Umgang mit einer Zurückweisung mangels Unterscheidungskraft ist, sie zu vermeiden. Melden Sie Ihre Marke nach Möglichkeit mit einem unterscheidungskräftigen Element an – einem Fantasiewort, einem Logo oder einer unterscheidungskräftigen Kombination – statt eines bloßen beschreibenden Begriffs. Ist das reine Wort wichtig, erwägen Sie, sowohl das Wort als auch eine stilisierte Fassung anzumelden.
So unterstützen wir Sie
Wir beurteilen das Risiko fehlender Unterscheidungskraft vor der Anmeldung, recherchieren hilfreiche Präzedenzfälle und erstellen bei Erlass eines Beanstandungsbescheids Erwiderungen mit Nachweisen. Schreiben Sie an help@dusonlaw.com und nennen Sie Ihre Marke und Ihre Waren.
Dieser Ratgeber dient der allgemeinen Information und stellt keine Rechtsberatung dar.