Com base em nossa experiência no tratamento de um grande número de exigências na Coreia, os motivos de recusa mais comuns são, nesta ordem:
- Especificações de produtos e serviços pouco claras ou excessivamente amplas
- Conflitos com marcas anteriores semelhantes
- Falta de distintividade
Os dois primeiros normalmente podem ser resolvidos alterando os produtos, obtendo consentimento ou eliminando a marca anterior. As recusas por falta de distintividade são diferentes: dizem respeito à própria marca e são mais difíceis de superar.
A Coreia tende a interpretar a falta de distintividade de forma ampla
Em nossa prática, os examinadores do MOIP tendem a adotar uma visão ampla do que carece de distintividade. Marcas que são aceitas sem dificuldade em outros países às vezes são recusadas na Coreia. Situações típicas incluem:
- Palavras descritivas — palavras que descrevem a qualidade, a função, os ingredientes, a finalidade ou o local de origem dos produtos, inclusive palavras em inglês que se presume que os consumidores coreanos compreendam.
- Expressões laudatórias ou comuns — "premium", "best", "smart", "pro" e termos semelhantes, isoladamente ou em combinações simples.
- Marcas simples ou muito curtas — uma ou duas letras, formas simples ou sobrenomes comuns.
- Combinações de palavras descritivas — duas palavras descritivas juntas costumam ser consideradas igualmente descritivas, mesmo quando a combinação é nova.
- Nomes geográficos notoriamente conhecidos.
Por que essas recusas são difíceis de superar
A distintividade é uma questão de juízo, e não é fácil mudar o entendimento do examinador depois que ele concluiu que a marca carece de distintividade. Uma resposta que apenas afirme que "a marca é distintiva" dificilmente terá êxito. Para ter uma chance real, é preciso algo mais concreto.
O que pode funcionar
1. Precedentes. Registros coreanos anteriores de marcas comparáveis para produtos idênticos ou semelhantes, bem como decisões do Tribunal Administrativo de Recursos de Propriedade Intelectual (Intellectual Property Trial and Appeal Board) ou dos tribunais, podem convencer o examinador de que a recusa é incoerente com a própria prática do MOIP. Em muitos casos, esse é o argumento mais eficaz — mas depende de encontrar os precedentes adequados.
2. Provas de distintividade adquirida pelo uso (secondary meaning). Se a marca tiver sido amplamente usada na Coreia — vendas, publicidade, cobertura na imprensa, participação de mercado, reconhecimento pelos consumidores —, ela poderá ser registrável porque os consumidores já a reconhecem como a sua marca. As provas devem referir-se à Coreia e aos produtos do pedido; a notoriedade mundial, por si só, raramente é suficiente.
3. Restrição dos produtos. Uma palavra descritiva para alguns produtos pode ser distintiva para outros. Excluir ou restringir os produtos para os quais a marca é descritiva pode, às vezes, salvar o pedido em relação aos demais.
4. Demonstração de um significado ou de uma impressão de conjunto diferente. Quando a marca tem um significado ou uma impressão de conjunto diferente da leitura descritiva presumida pelo examinador, uma explicação bem fundamentada pode ter êxito — em particular no caso de grafias inventadas ou combinações incomuns.
Obtivemos êxito em respostas sobre distintividade quando havia bons precedentes ou quando pudemos apresentar provas robustas — mas diremos a você com franqueza quando as chances forem baixas.
Antes do depósito: escolha uma marca distintiva
A melhor forma de lidar com uma recusa por falta de distintividade é evitá-la. Se possível, deposite a sua marca com um elemento distintivo — uma palavra inventada, um logotipo ou uma combinação distintiva — em vez de apenas um termo descritivo. Se a palavra nominativa simples for importante, considere depositar tanto a palavra quanto uma versão estilizada.
Como ajudamos
Avaliamos o risco de falta de distintividade antes do depósito, buscamos precedentes úteis e preparamos respostas acompanhadas de provas quando uma exigência é emitida. Envie um e-mail para help@dusonlaw.com com a sua marca e os seus produtos.
Este guia contém informações gerais e não constitui aconselhamento jurídico.