Durante muitos anos, um acordo de coexistência entre duas empresas de nada adiantava na Coreia. Mesmo que o titular de uma marca anterior semelhante concordasse por escrito com a coexistência da sua marca, o examinador ainda assim era obrigado a indeferir o seu pedido. Empresas estrangeiras que haviam celebrado acordos de coexistência de alcance mundial frequentemente se surpreendiam ao constatar que a Coreia era o único país onde o acordo não produzia efeito.
Isso mudou em 2024, quando a Coreia instituiu um sistema de consentimento de marcas (por vezes chamado de sistema de consentimento para coexistência).
O que mudou
Se o seu pedido for objeto de recusa em razão de um registro ou pedido anterior semelhante, agora é possível superar a objeção apresentando o consentimento por escrito do titular dessa marca anterior. Com o consentimento, o MOIP pode registrar a sua marca, ainda que as duas marcas sejam semelhantes.
O que o consentimento não permite
- Marcas idênticas para produtos idênticos continuam sendo indeferidas. O consentimento não permite o registro de uma marca idêntica à marca anterior que assinale os mesmos produtos ou serviços. Se as marcas ou os produtos forem diferentes, o consentimento pode funcionar.
- O consentimento abrange apenas o conflito com a marca daquele titular. Outros motivos de indeferimento — por exemplo, o caráter descritivo ou uma especificação de produtos pouco clara — ainda precisam ser superados separadamente.
- O uso abusivo pode ser contestado. Se uma marca registrada com base em consentimento vier a ser usada com finalidade de concorrência desleal, de modo a causar confusão com os produtos da outra parte, o registro poderá ser impugnado por meio de uma ação de cancelamento.
Como as empresas estrangeiras podem utilizá-lo
1. Você já possui um acordo de coexistência de alcance mundial. Verifique se ele abrange a Coreia e se prevê a obrigação de assinar documentos de consentimento destinados aos escritórios nacionais. Em caso afirmativo, solicite à outra parte uma carta de consentimento específica para a Coreia. Um acordo genérico pode não ser suficiente por si só — o MOIP exige um consentimento inequívoco do titular da marca coreana citada.
2. Você recebe uma exigência que cita uma marca anterior semelhante. Em vez de apenas argumentar que as marcas não são semelhantes, você pode procurar o titular da marca citada e pedir o seu consentimento — muitas vezes em troca de um acordo de coexistência que defina como cada parte usará a sua marca. Isso é especialmente útil quando as duas empresas não concorrem de fato entre si.
3. Você está negociando um novo acordo de coexistência. Inclua uma cláusula que obrigue cada parte a fornecer, mediante solicitação, cartas de consentimento assinadas na forma exigida pelos escritórios nacionais, inclusive pelo MOIP da Coreia. Isso não custa nada no momento da assinatura e pode poupar meses depois.
Aspectos práticos
- A carta de consentimento deve ser emitida pelo titular atual da marca anterior, conforme consta do registro coreano. Se a marca tiver sido cedida, o consentimento deve ser dado pelo novo titular.
- Apresente o consentimento enquanto o pedido ainda estiver pendente — normalmente na resposta à exigência.
- Guarde o próprio acordo de coexistência em seus arquivos; o acordo e a carta de consentimento não precisam ser o mesmo documento.
Como ajudamos
Podemos avaliar se o consentimento superará uma citação no seu pedido coreano, preparar uma carta de consentimento em formato adequado ao MOIP e contatar o titular da marca anterior em seu nome. Envie um e-mail para help@dusonlaw.com com o número do seu pedido ou a marca citada.
Este guia contém informações gerais e não constitui aconselhamento jurídico.