多年來,兩家公司之間的並存協議在韓國並無用處。即使近似在先商標的權利人以書面同意您的商標可以並存,審查官仍必須核駁您的申請。已在全球範圍內達成並存安排的外國企業,經常驚訝地發現韓國是唯一一個協議不發生作用的國家。
這個情況在2024年有了改變——韓國導入了商標並存同意制度(亦稱並存同意制度)。
有何改變
若您的申請案因近似的在先註冊或在先申請而遭核駁,現在您可以提出該在先商標權利人的書面同意來克服核駁理由。有了該同意,即使兩商標近似,韓國智慧財產處(MOIP)仍可准予您的商標註冊。
同意無法解決的問題
- 相同商標指定於相同商品,仍會遭核駁。同意並不能讓與在先商標相同、且指定相同商品或服務的商標獲准註冊。只要商標或商品有所不同,同意即可發揮作用。
- 同意僅能排除與該權利人商標之間的衝突。其他核駁理由——例如商標屬描述性,或商品描述不明確——仍須另行克服。
- 濫用者可遭挑戰。經同意而註冊的商標,日後若以不正競爭為目的使用,致與對方的商品產生混淆,該註冊可能遭提起廢止審判。
外國企業如何運用
1. 您已簽有全球性的並存協議。請確認協議是否涵蓋韓國,以及是否包含為各國主管機關簽署同意文件的義務。若有,請要求對方出具專供韓國使用的同意書。一般性的協議本身未必足夠——韓國智慧財產處需要被引用韓國商標權利人明確的同意。
2. 您收到引用近似在先商標的審查意見通知。除了主張兩商標不近似之外,您也可以主動與被引用商標的權利人接洽並請求同意——通常以簽訂並存協議作為交換,約定雙方各自如何使用其商標。當雙方事業實際上並無競爭關係時,這種做法特別有用。
3. 您正在洽談新的並存協議。請加入一項條款,使雙方均有義務依對方請求,提供符合各國主管機關(包括韓國智慧財產處)要求格式的簽署同意書。此條款在簽約時不花任何成本,日後卻能省下數個月的時間。
實務要點
- 同意書必須由韓國商標登記簿上所載在先商標的現任權利人出具。若該商標已經移轉,則須由新權利人出具同意。
- 請在申請案仍在審查中時提出同意書——通常是在答辯審查意見通知時一併提出。
- 並存協議本身請自行留存;協議與同意書不必是同一份文件。
我們如何協助
我們可以評估同意能否克服您韓國申請案中的引用商標、準備適合向韓國智慧財產處提出的同意書格式,並代您與在先商標的權利人聯繫。請將您的申請號或被引用的商標寄至help@dusonlaw.com。
本指南僅提供一般性資訊,並非法律意見。