Per molti anni, un accordo di coesistenza tra due imprese non era di alcun aiuto in Corea. Anche se il titolare di un marchio anteriore simile acconsentiva per iscritto alla coesistenza del Suo marchio, l'esaminatore era comunque tenuto a respingere la domanda. Le imprese straniere che avevano definito accordi di coesistenza a livello mondiale scoprivano spesso, con sorpresa, che la Corea era l'unico paese in cui l'accordo non produceva effetti.
La situazione è cambiata nel 2024, quando la Corea ha introdotto un sistema del consenso in materia di marchi (talvolta denominato sistema del consenso alla coesistenza).
Che cosa è cambiato
Se la Sua domanda viene respinta a causa di una registrazione o domanda anteriore simile, è ora possibile superare il rilievo depositando il consenso scritto del titolare di tale marchio anteriore. In presenza del consenso, il MOIP può registrare il Suo marchio anche se i due marchi sono simili.
Che cosa il consenso non consente
- I marchi identici per prodotti identici continuano a essere respinti. Il consenso non consente la registrazione di un marchio identico al marchio anteriore e relativo agli stessi prodotti o servizi. Se differiscono i marchi o i prodotti, il consenso può essere efficace.
- Il consenso riguarda soltanto il conflitto con il marchio di quel titolare. Gli altri motivi di rifiuto — ad esempio, il carattere descrittivo o una descrizione dei prodotti poco chiara — devono comunque essere superati separatamente.
- Gli abusi possono essere contestati. Se un marchio registrato con il consenso viene successivamente usato a fini di concorrenza sleale, in modo da creare confusione con i prodotti dell'altra parte, la registrazione può essere contestata mediante un'azione di decadenza.
Come possono avvalersene le imprese straniere
1. Dispone già di un accordo di coesistenza a livello mondiale. Verifichi se l'accordo copre la Corea e se prevede l'obbligo di sottoscrivere dichiarazioni di consenso destinate agli uffici nazionali. In caso affermativo, chieda all'altra parte una lettera di consenso specifica per la Corea. Un accordo di carattere generale potrebbe non essere sufficiente di per sé — il MOIP richiede un consenso chiaro del titolare del marchio coreano opposto.
2. Riceve una notifica di rilievi che oppone un marchio anteriore simile. Anziché limitarsi a sostenere che i marchi non sono simili, può contattare il titolare del marchio opposto e chiedergli il consenso — spesso in cambio di un accordo di coesistenza che stabilisca come ciascuna parte userà il proprio marchio. Ciò è particolarmente utile quando le due imprese non sono effettivamente in concorrenza.
3. Sta negoziando un nuovo accordo di coesistenza. Inserisca una clausola che obblighi ciascuna parte a fornire, su richiesta, lettere di consenso sottoscritte nella forma richiesta dagli uffici nazionali, compreso il MOIP coreano. Non comporta alcun costo al momento della firma e può far risparmiare mesi in seguito.
Aspetti pratici
- La lettera di consenso deve provenire dall'attuale titolare del marchio anteriore, quale risulta dal registro coreano. Se il marchio è stato ceduto, il consenso deve provenire dal nuovo titolare.
- Depositi il consenso mentre la domanda è ancora pendente — di norma, in risposta alla notifica di rilievi.
- Conservi agli atti l'accordo di coesistenza; l'accordo e la lettera di consenso non devono necessariamente coincidere in un unico documento.
Come possiamo aiutarLa
Possiamo valutare se il consenso consentirà di superare l'anteriorità opposta alla Sua domanda coreana, predisporre una lettera di consenso in una forma idonea per il MOIP e contattare per Suo conto il titolare del marchio anteriore. Scriva a help@dusonlaw.com indicando il numero della Sua domanda o il marchio opposto.
La presente guida ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale.