多年来,两家企业之间签订的共存协议在韩国并不起作用。即使近似在先商标的权利人书面同意您的商标与其共存,审查员仍须驳回您的申请。已在全球范围内达成共存安排的外国企业常常惊讶地发现,韩国恰恰是共存协议不起作用的那个国家。
这一情况在2024年发生了改变:韩国引入了商标共存同意制度(亦称“共存同意制度”)。
有何变化
如果您的申请因近似的在先注册商标或在先申请而被驳回,现在您可以提交该在先商标权利人的书面同意来克服驳回理由。有了该同意,即使两商标近似,MOIP也可以核准注册您的商标。
同意的局限
- 相同商品上的相同商标仍会被驳回。对于与在先商标相同、且指定相同商品或服务的商标,同意并不能使其获准注册。如果商标或商品有所不同,同意即可发挥作用。
- 同意仅解决与该权利人商标之间的冲突。其他驳回理由——例如描述性、商品描述不明确——仍须另行克服。
- 滥用可被追究。如果经同意注册的商标此后被以不正当竞争为目的使用,造成与对方商品的混淆,可通过撤销审判对该注册提出挑战。
外国企业如何利用该制度
1. 您已签有全球共存协议。请确认该协议是否涵盖韩国,以及是否规定了为各国主管机关签署同意文件的义务。如果有此规定,请要求对方出具针对韩国的同意书。仅凭一般性的共存协议本身可能并不足够——MOIP需要的是被引证韩国商标的权利人作出的明确同意。
2. 您收到了引证近似在先商标的审查意见通知。除了主张两商标不近似之外,您还可以联系被引证商标的权利人请求其同意——通常以签订共存协议、明确双方各自如何使用其商标作为交换。当双方业务实际上并不存在竞争时,这一做法尤为有效。
3. 您正在谈判新的共存协议。请加入一项条款,约定各方应根据对方请求,提供符合各国主管机关(包括韩国MOIP)要求格式的签署版同意书。签约时这不会产生任何成本,日后却可能节省数月时间。
实务要点
- 同意书必须由韩国商标登记簿上记载的在先商标现权利人出具。如果该商标已被转让,则须由新的权利人出具同意书。
- 须在申请仍处于审查中时提交同意书——通常是在答复审查意见通知时提交。
- 请自行留存共存协议本身;共存协议与同意书不必是同一份文件。
我们如何协助您
我们可以评估同意书能否克服您韩国申请中的引证商标,按照适合MOIP的格式准备同意书,并代您联系在先商标的权利人。请发送电子邮件至help@dusonlaw.com,告知您的申请号或被引证的商标。
本指南仅为一般性信息,并非法律意见。