Dopo le descrizioni dei prodotti poco chiare, il motivo più frequente di notifica di rilievi in Corea è un marchio anteriore simile — una registrazione o una domanda anteriore, di titolarità altrui, che l'esaminatore ritiene simile al Suo per prodotti o servizi simili.
Ciò non segna la fine della Sua domanda. Esistono diversi modi per rispondere, dal più semplice al più strategico.
1. Eliminare i prodotti in conflitto
La soluzione più semplice. Spesso il marchio anteriore si sovrappone soltanto ad alcuni dei Suoi prodotti o servizi. Se tali voci non sono importanti per la Sua attività, le elimini: il resto della domanda potrà giungere a registrazione in modo rapido ed economico.
2. Attendere
Talvolta il conflitto si risolve da sé:
- il marchio anteriore è una domanda pendente che potrebbe a sua volta essere respinta o abbandonata;
- la registrazione anteriore è prossima alla scadenza per il rinnovo e potrebbe non essere rinnovata; oppure
- è già pendente un'azione di decadenza contro il marchio anteriore.
In questi casi può essere opportuno non rinunciare ai prodotti, ma attendere che il marchio anteriore venga meno, tenendo sotto controllo i termini della Sua domanda. E se i prodotti in conflitto non sono importanti, il sistema coreano del rifiuto parziale fa sì che la mancata risposta comporti il rifiuto soltanto di tali prodotti — anche se eliminarli è di norma più rapido e pulito.
3. Ottenere il consenso del titolare anteriore
Dal 2024 la Corea accetta il consenso scritto del titolare del marchio anteriore, consentendo la coesistenza nel registro di marchi simili (i marchi identici per prodotti identici continuano a essere respinti). Questa soluzione funziona bene quando le due imprese non sono effettivamente in concorrenza. Consulti la nostra guida sul sistema coreano del consenso in materia di marchi.
4. Far dichiarare la decadenza per non uso del marchio anteriore
Se il marchio anteriore non è stato usato in Corea per 3 anni consecutivi, è possibile promuovere un'azione di decadenza per non uso. La Corea non verifica l'uso al momento del deposito o della registrazione dei marchi, per cui le registrazioni inutilizzate sono frequenti — e, in base alla nostra esperienza, queste azioni hanno successo nella maggior parte dei casi. Una volta dichiarata la decadenza del marchio anteriore, l'ostacolo alla Sua domanda viene meno. Consulti la nostra guida sulla decadenza per non uso in Corea.
5. Negoziare
Può contattare il titolare anteriore per acquistare il marchio (ottenerne la cessione) oppure per concordare la coesistenza e il consenso. Un'azione di decadenza per non uso pendente rende spesso queste trattative molto più agevoli.
6. Sostenere che i marchi o i prodotti non sono simili
Se i marchi differiscono per aspetto visivo, pronuncia e significato, o se i prodotti sono in realtà non affini, un'argomentazione motivata e supportata da precedenti può avere successo. Vale la pena tentare quando la valutazione di somiglianza è realmente discutibile — ma l'esito è meno prevedibile rispetto alle opzioni precedenti.
Come scegliere
- I prodotti in conflitto non sono importanti → li elimini.
- Il marchio anteriore potrebbe venire meno a breve → attenda, tenendo sotto controllo i termini.
- I prodotti sono importanti e il titolare anteriore non usa il marchio → azione di decadenza per non uso (spesso abbinata a una negoziazione).
- Il titolare anteriore è attivo, ma in un settore diverso → consenso o coesistenza.
- La somiglianza è discutibile → argomentare, eventualmente in parallelo con una delle opzioni precedenti.
Come possiamo aiutarLa
Quando viene emessa una notifica di rilievi, gliela comunichiamo gratuitamente, svolgiamo indagini sul marchio anteriore (titolare, stato e uso effettivo in Corea) e Le raccomandiamo la via più efficiente. Scriva a help@dusonlaw.com indicando il numero della Sua domanda.
La presente guida ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale.